Thực vậy, Nhãn hiệu nếu xét theo khía cạnh kinh tế thì nó đã vượt quá xa khái niệm pháp lý của nó là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá/dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp bởi các nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng dịch vụ khác nhau.

Tuy vậy, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay việc xây dựng, phát triển mới cũng như giành giật từng chút thị phần đã và đang trở nên ngày càng khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, Nhãn hiệu của doanh nghiệp có thể bị rơi vào trong những nguy cơ rủi ro pháp lý. Những rủi ro này có thể là Nhãn hiệu đó bị doanh nghiệp đối thủ khác nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước hoặc đã được bảo hộ trước đó do nộp đơn sớm hơn và khi đó chính doanh nghiệp - chủ sở hữu thực sự của Nhãn hiệu lại phải đối mặt với vụ kiện xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến Nhãn hiệu của chính mình do đối thủ cạnh tranh khởi xướng. Một rủi ro khác có thể là Nhãn hiệu của doanh nghiệp bạn bị từ chối bảo hộ vì tương tự gây nhầm lẫn với Nhãn hiệu khác đã đăng ký trước của người khác (“Nhãn hiệu đối chứng”), v.v,…

Luật sư tư vấn bảo hộ nhãn hiệu quyền tại Việt Nam 1900 6162

Mặc dù vậy, rủi ro có thể bạn gặp phải không phải là không có cách để giải quyết. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ xin tập trung phân tích một trong cách thức yêu cầu chấm dứt hiệu lực Nhãn hiệu đối chứng trên cơ sở nó không được sử dụng trong 5 năm liên tục.(1)

Từ sự thật không có nhiều Nhãn hiệu đăng ký được nhìn thấy trên thị trường!
Hàng năm số lượng rất lớn đơn đăng ký nhãn hiệu mới được nộp ở Việt Nam, bao gồm đơn đăng ký nhãn hiệu nộp trực tiếp (“đơn quốc gia”) tại Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) hoặc tại các Văn phòng đại diện của Cục SHTT, và đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (“đơn quốc tế”) theo hệ thống Madrid được nộp tại Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trước khi chuyển về Việt Nam và được tiếp nhận bởi Cục SHTT. Số lượng đơn đăng ký được ghi nhận ngày càng tăng tính theo hàng năm, đạt mức tăng trung bình khoảng gần 20%. Theo số liệu thống kê của Cục SHTT(2) trong năm 2007 có tổng số 27.110 đơn quốc gia và 4.920 đơn quốc tế. Số lượng đơn quốc gia được nộp trong các năm 2003, 2004, 2005 và 2006 tương ứng là: 12.135, 14.916, 18.018 và 23.058. Như vậy tính ra số lượng đơn đăng ký mới của mỗi năm sau đều tăng hơn so với năm trước liền kề gần 20%, cá biệt tỷ lệ này đạt gần 30% của năm 2006 so với năm 2005. Riêng đối với đơn quốc tế, số lượng đơn quốc tế mới chỉ định Việt Nam năm 2007 tăng hơn khoảng gần 900 đơn đạt mức tăng 21%.

Tổng kết từ năm 1982 đến hết năm 2007, tổng số đơn quốc gia là 160.421 đơn, trong đó Cục SHTT đã cấp 90.920 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Từ năm 1949 (Việt Nam là thành viên của Madrid Agreement) và từ 11.7.2006 (Việt Nam trở thành thành viên của Madrid Protocol) đến ngày 27/7/2008, đã có tổng cộng 60.719 nhãn hiệu đăng ký quốc tế chỉ định hoặc mở rộng lãnh thổ vào Việt Nam.

Như vậy, bằng một vài số liệu trên chúng ta có thể nhận thấy số lượng đơn quốc gia và đơn quốc tế đạt con số rất lớn. Vậy nếu xét dưới khía cạnh sử dụng thực tế, phải chăng tất cả các nhãn hiệu đã đăng ký đều đang sử dụng tại Việt Nam? Câu trả lời là không. Mặc dù chưa có một thống kê hay điều tra chính thức nào về thực trạng sử dụng Nhãn hiệu đã đăng ký ở Việt Nam, tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi chỉ có khoảng 15-20% số lượng nhãn hiệu đã đăng ký là đang được sử dụng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng một số lượng lớn Nhãn hiệu đăng ký lại chưa bao giờ được nhìn thấy trên thị trường có thể được lý giải bằng nhiều lý do rất đa dạng, chẳng hạn như một số chủ thể muốn đăng ký nhãn hiệu để đầu cơ, để ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh khác, để giữ chỗ cho một dự án đầu tư vào Việt Nam mà khả năng kiếm lợi nhuận có thể chưa thực sự rõ ràng, chủ sở hữu đã bị phá sản, không còn tồn tại hoặc thu hẹp thị trường, v.v…

Cho đến khi đăng ký Nhãn hiệu mới gặp rào cản
Vì có nhu cầu khẳng định chủ quyền của mình đối với Nhãn hiệu mà có thể bạn đã mất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian tạo dựng, bạn đã quyết định nộp đơn đăng ký bảo hộ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau bạn nhận được quyết định từ chối bảo hộ của Cục SHTT nêu rõ Nhãn hiệu của bạn bị từ chối bảo hộ với lý do nhãn hiệu này xung đột với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký từ trước (“nhãn hiệu đối chứng”). Giả sử bạn hoàn toàn không biết về nhãn hiệu đối chứng thì điều này có thể đã thực sự gây bất ngờ cho bạn, khiến bạn phải suy nghĩ liệu có nên tiếp tục sử dụng hay dừng việc sử dụng Nhãn hiệu đang có uy tín tốt của mình để tránh nguy cơ bị kiện do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hay không?

Liệu có thể yêu cầu chấm dứt hiệu lực của Nhãn hiệu đối chứng?
Như chúng tôi đã nói ở phần trên, hầu hết các nhãn hiệu đối chứng chỉ có trong cơ sở dữ liệu nhãn hiệu quốc gia mà có thể chưa bao giờ được sử dụng trong thương mại. Trong khi đó vấn đề nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký đối với chủ sở hữu đã được quy định đầy đủ trong Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 của Việt Nam. Điểm d, khoản 1, điều 95 quy định nếu chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người khác được chủ sở hữu cho phép sử dụng nhãn hiệu mà không sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký trong thời hạn 5 năm liên tục thì nhãn hiệu đã đăng ký đó có thể bị chấm dứt hiệu lực bởi đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực được nộp bởi bất kỳ bên thứ 3. Quy định này chỉ có 2 ngoại lệ: một là, chủ sở hữu Nhãn hiệu có nguy cơ bị chấm dứt hiệu lực chứng minh được rằng nhãn hiệu đã đăng ký không sử dụng là do có lý do chính đáng, và hai là, nhãn hiệu đó đã được bắt đầu sử dụng hoặc bắt đầu sử dụng lại trước ít nhất 3 tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực của bên thứ 3.(3)

Để xác định được liệu chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng có sử dụng nhãn hiệu đối chứng hay không trước hết bạn cần phải hiểu khái niệm “sử dụng” trong Luật Sở hữu trí tuệ. Theo điểm 5, điều 124 của Luật này thì sử dụng nhãn hiệu phải được hiểu là chủ sở hữu hoặc người được sử dụng hợp pháp thực hiện các hành vi như: gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ; nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

Tiếp đến, để chứng minh chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng không sử dụng nhãn hiệu trong 5 năm liên tục, bạn cần phải thuê công ty chuyên nghiệp về cung cấp dịch vụ điều tra thị trường để xác định chủ sở hữu nhãn hiệu không thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam bất kỳ hành vi nào thuộc khái niệm “sử dụng” đã nêu trên đây. Nếu kết quả điều tra cho thấy không có nhãn hiệu đối chứng nào như đã yêu cầu điều tra được xác định là hiện đang sử dụng hoặc mặc dù đã sử dụng nhưng đã ngừng sử dụng 5 năm liên tục thì bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ càng sớm càng tốt và nộp đơn yêu cầu Cục SHTT chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu đối chứng. Theo điểm 21.2.b Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 14/02/2007(4), hồ sơ gồm những tài liệu sau:

Tờ khai yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, theo mẫu;

Chứng cứ chứng minh;

Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp văn bản yêu cầu thông qua đại diện);

Bản giải trình lý do yêu cầu (nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ) và các tài liệu liên quan khác;

Chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định.
Trên cơ sở đầy đủ hồ sơ, Cục SHTT sẽ xem xét và ra văn bản thông báo cho chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng về yêu cầu chấm dứt hiệu lực và đồng thời ấn định thời hạn 2 tháng kể từ ngày thông báo để chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng có ý kiến. Tuỳ trường hợp Cục SHTT cũng có thể tổ chức cuộc đối thoại trực tiếp giữa người có yêu cầu chấm dứt hiệu lực và chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng. Tuy vậy, tuỳ thuộc vào chứng cứ do các bên cung cấp, Cục SHTT sẽ ra quyết định chấm dứt hiệu lực hoặc quyết định từ chối chấm dứt hiệu lực. Nếu không đồng ý, một trong các bên có quyền thực hiện quyền khiếu nại đối với người ra quyết định đó hoặc tiến hành khởi kiện vụ án hành chính.

Thay cho cho lời kết

Thực trạng nhãn hiệu đã đăng ký nhưng chưa bao giờ được sử dụng hoặc đã sử dụng nhưng lại quay trở lại tình trạng không sử dụng trong nhiều năm đã thực sự trở thành một trong những rào cản đối với tự do thương mại và dịch vụ. Chừng nào chúng ta chưa có hành động cụ thể để chấm dứt hiệu lực của những nhãn hiệu đó thì chừng đó chúng vẫn còn hiện hữu trong Đăng bạ Quốc gia Nhãn hiệu hàng hoá và tiếp tục cản trở quyền cạnh tranh lành mạnh của các doanh nghiệp. Chúng tôi chỉ mong bài viết trên đây góp một phần nào đó giúp các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh lành mạnh có thể tự tìm cho mình giải pháp loại bỏ trở ngại trong quá xây dựng và bảo vệ thương hiệu của mình.
(1) Xem điều 95, điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 
(2) Xem Hoạt động Sở hữu trí tuệ năm 2007, Cục SHTT, hoặc truy cập link: http://203.162.163.40/noip/cms_vn.nsf/vwDisplayContent/42BFFDD2D30308FA472574300031347B?OpenDocument
(3) Xem điểm d, khoản 1, điều 95 Luật Sở hữu trí tụê năm 2005
(4) Xem Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Lụât Sở hữu trí tụê về sở hữu công nghiệp.

Lê Quang Vinh - Luật sư hợp danh
Nguồn:  Công ty luật hợp danh Bross và Cộng sự

(MKLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích nghiên cứu, giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)