Qua quá trình sử dụng, những nhãn hiêu này đã trở nên nổi tiếng, đem lại những lợi thế rất lớn cho các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh. Hằng năm, các tổ chức định giá nhãn hiệu trên thế giới thường tiến hành định giá các nhãn hiệu này.

Các nhãn hiệu này thường dược định giá lên tới hàng chục tỉ USD.

Nhãn hiệu nổi tiếng giữ một vai trò quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, điều đó tất yếu dẫn đến việc pháp luật cần phải có các cơ chế điều chỉnh về vấn đề này. Bài viết này sẽ tập trung phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng.

Luật sư tư vấn bảo hộ nhãn hiệu quyền tại Việt Nam  1900 6162

Điều 6BIS của Công ước Paris về bảo hộ sở hưu công nghiệp có quy định:

“... các nước thành viên Liên hiệp có trách nhiệm, theo chức năng quản lý nếu luật quốc gia cho phép điều đó, hoặc theo đề nghị của bên có liên quan, từ chối hoặc huỷ bỏ đăng ký, ngăn cấm việc sử dụng nhãn hiệu mà nhãn hiệu đó là sự sao chép, bắt chước, chuyển đổi, và có khả năng gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được cơ quan có thẩm quyền của nước đăng ký hoặc nước sử dụng coi là nhãn hiệu nổi tiếng tại nước đó như là nhãn hiệu thuộc về người được hưởng lợi thế của Công ước và sử dụng trên các loại hàng hoá giống hoặc tương tự. Những quy định này cũng được áp dụng trong trường hợp thành phần chủ yếu của nhãn hiệu là sự sao chép của bất kỳ nhãn hiệu nổi tiếng nào hoặc sự bắt chước có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu trước đó...”

Theo quy định trên thì Công ước Paris không đưa ra bất kỳ một định nghĩa nào về nhãn hiệu nổi tiếng. Công ước chỉ quy định nghĩa vụ của các nước thành viên phải có cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng chống lại việc vi phạm (sao chép, bắt chước, chuyển đổi, và có khả năng gây nhầm lẫn) của người thứ ba.

Việt Nam là thành viên của Công ước Paris từ năm 1994. Vì vậy, cũng như các thành viên khác Việt Nam cũng cần phải xây dựng một cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng.

Tuy nhiên, phải đến tận năm 2001, tại Nghị định số 06/2001/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/NĐ-CP quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp thì vấn đề nhãn hiệu nổi tiếng mới được quy định. Theo quy định tại Điểm 8b, Điều 2 của Nghị định này thì nhãn hiệu nổi tiếng được quy định như sau:

“...Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu hàng hoá được sử dụng liên tục cho sản phẩm, dịch vụ có uy tín  khiếm cho nhãn hiệu được biết đến một cách rộng rãi...”.

Đây có thể được coi là quá trình nội luật hoá các quy định của điều ước quốc tế vào các văn bản pháp luật Việt Nam đồng thời cũng đánh dấu một bước tiến trong quá trình xây dựng các quy phạm pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nổi tiếng nói riêng. Tuy nhiên, Nghị định nêu trên chỉ đưa ra các tiêu chí xác đinhk nhãn hiệu nổi tiếng. Điều này đã gây những khó khăn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chứng nhận NHNT.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 27 Nghị định nêu trên, thì vấn đề xác lập quyền sở hữu NHNT được quy định như sau:

“...Người nộp đơn yêu cầu công nhận NHNT có quyền khiếu nại với Cục trưởng Cục Sở hữu công nghiệp về việc từ chối công nhận NHNT...”.

Theo quy định này thì có thể hiểu là việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với NHNT sẽ được tiến hành bằng con đường hành chính, khi các tổ chức, cá nhân nộp đơn yêu cầu công nhận NHNT và có các bằng chứng chứng minh thì Cục trưởng Cục Sở hữu công nghiệp (nay là Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT)) sẽ xem xét và ra quyết định công nhận NHNT. Các tổ chức, cá nhân đã hy vọng sẽ có một Thông tư hướng dẫn nghị định 06 trong đó quy định về các tiêu chí công nhận NHNT đồng thời quy đinhm trình tự, thủ tục, ra quyết định công nhận. Tuy nhiên, trong suốt quá trình thực hiện Nghị định 06 từ năm 2001 đến khi Luật sở hữu trí tuệ ra đời và có hiệu lực vào ngày 01/07/2006, đã không có bất cứ một Thông tư nào ra đời, đồng nghĩa với việc không có bất kỳ một NHNT nào được công nhận bằng quyết định của Cục SHTT.

Trên thực tế, việc công nhận NHNT chỉ được thực hiện theo từng vụ việc, một cách gián tiếp , ví dụ như khi có yêu cầu phản đối  đơn đăng ký nhãn hiệu hay huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu dựa trên cơ sở một NHNT. Một trong những ví dụ điển hình nhất là trường hợp của Công ty liên doanh Thuỷ Tạ-Ophix, công ty này đã tiến hành đăng ký 02 nhãn hiệu  tại Việt Nam là nhãn hiệu MC DONARD và nhãn hiệu PIZZA HUT. Đối với nhãn hiệu Mc DONARD, Cục SHCN ( nay là Cục SHTT) đã từ chối đăng ký cho nhãn hiệu này vị đây là NHNT mặc dù tại thời điểm đó, nhãn hiệu này chưa được đăng ký tại Việt Nam. Đối với nhãn hiệu PIZZA HUT, do tại thời điểm đó, nhãn hiệu này chưa được đăng ký tại Việt Nam, đồng thời Cục SHCN cũng không có thông tin về nhãn hiệu này, vì vậy Cục đã được cắp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá cho Công ty Liên doanh Thuỷ Tạ-Ophix. Tuy nhiên công ty Domino’s Pizza đã tiến hành khiếu nại, yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nêu trên vì nhãn hiệu này là một NHNT trên toàn thế giới thuộc quyền sở hữu của Công ty Domino’s Pizza. Sau đó Cục SHTT đã ra quyết định huỷ bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã cấp cho Công ty Liên doanh Thuỷ Tạ-Ophix. Đây có thể được coi là một trong những tranh chấp  điển hình nảy sinh trong quá trình xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với NHNT tại Việt Nam.

Có thể khẳng định, rằng việc xác lập quyền và thực thi quyền đối với NHNT trước khi  có Luật sở hữu trí tuệ ra đời (Luật SHTT) là không hiệu quả  do việc không nhất quán giữa các quy trình của pháp luật và quá trình thực thi. Bên cạnh đó, trong quá trình xét nghiệm đơn  đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, xét nghiệm viên đã không lấy ra các yếu tố của một nhãn hiệu nổi tiếng để làm đối chứng cho các nhãn hiệu sau. Một ví dụ điển hình là các nhãn hiệu  mang chữ CK của Công ty Calvin Klein là các NHNT, tuy nhiên cũng đã có rất nhiều  nhãn hiệu  mang chữ CK của các chử sở hữu khác đã được đăng ký. Điều này đã gây ra các bất lợi cho các tổ chức, cá nhân có NHNT.

Để khắc phục các nhược điểm nêu trên, Luật SHTT ra đời có quy định mới liên quan đến NHNT và đưa ra các tiêu chí công nhận NHNT. Theo quy định tại điểm 20, Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ thì NHNT được định nghĩa như sau:

“NHNT  là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi  trên toàn lãnh thổ Việt Nam”.

Quy đinh nêu trên đã khắc phục được nhược điểm của đinh nghĩa NHNT trong Nghị định 06, thứ nhất định nghĩa này đã đưa ra phạm vi nổi tiếng, có nghĩa là trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Việc quy đinh vi phạm này sẽ rút ra một hệ quả, nếu một nhãn hiệu  rất nổi tiếng trên thế giới, tuy nhiên nếu người tiêu dùng Viêt Nam không biết đến, thì nhãn hiệu này sẽ không được coi là nổi tiếng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó để khắc phục sự thiếu sót của Nghị định 06, lần đầu tiên Luật đã đưa ra các tiêu chí để công nhận một NHNT, Điều 75 quy định các tiêu chí  sau khi xem xét khi đánh giá một NHNT là :

“....

            1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn  hiệu hoặc thông qua quảng cáo;

            2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành.

            3. Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;

            4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu

            5. Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu

            6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu

            7. Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu nổi tiếng

            8. Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu....”

Trên đây là những tiêu chí để được xem xét khi đánh giá một NHNT, có thể khẳng định đây là một bước tiến trong việc quy định pháp luật về NHNT. Các quy định này là những quy định mở, dựa vào các tiêu chí này các tổ chức, cá nhân sẽ thu thập các chứng cứ liên quan đến quá trình sử dụng của nhãn hiệu để yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá. Cũng cần phải lưu ý rằng, ngoài các tiêu chí nêu trên, nếu tổ chức, cá nhân có các chứng cứ khác, có thể cung cấp để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá NH.

Tuy nhiên qua xem xét các tiêu chí nêu trên, chúng ta  cũng có thể dễ dàng nhận thấy rất nhiều các quy định mang tính chất định lượng, ví dụ như số lượng các quốc gia, số lượng người tiêu dùng...Vấn đề đặt ra ở đây là khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét một nhãn hiệu có phải là nổi tiếng không thì các tổ chức, cá nhân cần phải cung cấp số lượng bao nhiêu quốc gia mà nhãn hiệu đã được đăng ký, 30, 50 hay 70, vấn đề tương tự cũng đặt ra đối với số lượng người tiêu dùng. Nếu ở các quốc gia khác theo hệ thống luật Anh Mỹ, thì những quy định này thường được áp dụng  dựa vào án lệ. Tuy nhiên, do đặc thù của hệ thông luật Việt Nam, không thừa nhận  án lệ như một nguồn gốc của luật. Vì vậy, cấp độ Thông tư điều chỉnh về vấn đề này để dễ dàng trong qua trình áp dụng thống nhất pháp luật.

Bên cạnh đó, có sự mâu thuẫn giữa quy định trong điểm 6 điều 75 về số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu và quy định tại điểm 20, Điều 4, Luật SHTT. Định nghĩa tại điều 4 chỉ yêu cầu NHNT chỉ cần được người tiêu dùng biến đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam trong khi tiêu chí công nhận lại nêu số lượng quốc gia.

Vấn đề xác lập quyền đối với NHNT được quy định tại khoản 2, điều 6 của Nghị định 103/CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về sở hữu công nghiệp, theo quy định tại điều này thì quyền sở hữu công nghiệp đối với NHNT được xác lập trên cở sở thực tiễn sử dụng rộng rãi nhãn hiệu dó theo quy định tại Điều 75 của Luật SHTT mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký.

Việc quy định về việc xác lập quyền như trên là phù hợp với thực tiễn quốc tế về NHNT. Theo quy định của luật pháp Hoa Ký cũng như pháp luật của hầu hết các quốc gia thì NHNT cũng không cần phải xác lập quyền bằng thủ tục đăng ký mà sẽ xác lập trên cở sở thực tiễn sử dụng. Tiêu chí thực tiễn sử dụng là một tiêu chí quan trọng nhất để một nhãn hiệu được công nhận là một NHNT. Chính nhờ quá trình sử dụng liên tục mà nhãn hiệu mới được người tiêu dùng biết đến. Nếu luật các quốc gia có quy định việc đăng ký cũng như công nhận của một cở quan sở hữu trí tuệ là điều kiện để xác lập quyền đối với một NHNT là điều không hợp lý. Bởi vì  việc công nhận hoặc đăng ký sẽ tạo ra một nhãn hiệu bất biến, trái với nguyên tắc sử dụng liên tục của nhãn hiệu. Trước đây, đã có một số cơ quan sở hưu trí tuệ quốc gia yêu cầu WIPO tiến hành nhận đơn công nhận NHNT, tuy nhiên, WIPO đã từ chối với lý do nêu trên.

Việc quy định việc xác lập quyền đối với NHNT theo quy định trên, chúng ta có thể rút ra các kết luận sau:

            - Thứ nhất: Sẽ chỉ có hai cơ quan tiến hành xem xét và công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng, đó là Toà án và Cục SHTT.

            - Thứ hai: Cục SHTT và Toà án sẽ chỉ xem xét và công nhận một NHNT khi có yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo từng vụ việc cụ thể. Cục SHTT sẽ không nhận đơn đăng ký cũng như đơn đề nghị công nhận NHNT. Vì vậy, sẽ không tồn tại, một đăng bạ quốc gia nào về NHNT.

            - Thứ 3: Yêu cầu xem xét NHNT có thể diễn ra tron các trường hợp sau:

            + Khi tổ chức, cá nhân tiến hành nộp đơn đăng ký, nhưng bị từ chối vì nhãn hiệu rơi vào các yếu tố loại trừ hoặc bị từ chối vì tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác, tổ chức, cá nhân sẽ xác lập quyền cho nhãn hiệu này thông qua việc chứng minh NHNT.

            + Khi các tổ chức, cá nhân yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực một văn bằng bảo hộ hoặc phản đối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký cho một nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với NHNT.

            + Khi có các tổ chức, cá nhân yêu cầu xử lý vi phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng.

            + Khi có các tổ chức, cá nhân yêu cầu xử lý về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng.

Trên đây là những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về cơ chế bảo hộ NHNT. Các quy định mới của Luật SHTT Việt Nam hiện hành về cơ chế bảo hộ NHNT. Các quy định mới của Luật SHTT Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành đã phù hợp với quy phạm quốc tế, cụ thể là điều 6bis của Công ước Paris và phù hợp với thực tiễn pháp luật quốc tế. Hy vọng các quy định này, vấn đề thực thi và bảo hộ NHNT sẽ được cải thiện và phòng chống các vi phạm trong tương lai. Bảo hộ tốt hơn các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu của các NHNT.

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ, gọi:  1900 6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  lienhe@luatminhkhue.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Sở hữu Trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê