Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp có phải lập thành văn bản không?

1. Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là gì?

Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp bao gồm hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và chuyển quyền đối tượng sử dụng sở hữu công nghiệp. Thông thường, việc chuyển quyền sử dụng này được thực hiện dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là một hình thức khai thác quyền sở hữu công nghiệp, qua đó chủ sở hữu công nghiệp thu về một khoản tiền (phí chuyển quyền sử dụng) hoặc lợi ích vật chất khác mà không phải trực tiếp sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Hình thức này đặc biệt thích hợp đối với chủ sở hữu công nghiệp không hoạt động kinh doanh hoặc không có năng lực kinh doanh.

Việc chuyển giao này còn góp phần phổ biến công nghệ, nâng cao hiệu quả đầu tư nghiên cứu – triển khai, hạn chế độc quyền và thúc đẩy việc tạo ra công nghệ mới. Vì vậy có thể nói rằng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đem lại lợi ích cho cả chủ sở hữu công nghiệp, người được chuyển quyền sử dụng và toàn xã hội nói chung.

2. Vậy hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ có bắt buộc lập thành văn bản không?

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp bao gồm hai loại chính: hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Đối với hai loại này thì đều bắt buộc phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.

2.1. Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Về điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm:

- Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.

- Quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng.

- Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

- Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

- Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

- Quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, cá nhân là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sở hữu phải thực hiện các nghĩa vụ tương ứng của tổ chức chủ trì theo quy định của pháp luật.

Về nội dung hợp đồng chuyển nhượng thì phải bao gồm đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật như sau:

- Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

- Căn cứ chuyển nhượng;

- Giá chuyển nhượng;

- Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

2.2. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Về hạn chế trong việc chuyển quyền như sau:

- Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao.

- Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

- Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.

- Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

- Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Về hợp đồng thì cần có các nội dung theo quy định của pháp luật như sau:

- Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

- Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;

- Dạng hợp đồng;

- Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

- Thời hạn hợp đồng;

- Giá chuyển giao quyền sử dụng;

- Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Lưu ý, đối với hợp đồng sự dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ bên chuyển quyền như: cấm bên nhận chuyển quyền cải tiến từ nhãn hiệu; trực tiếp hoặc hạn chế quyền của bên nhận về xuất khẩu,...

Về các dạng của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

- Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền;

- Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác;

- Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.

2.3. Hạn chế về huyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế

Các trường hợp sáng chế được chuyển giao mà không cần phải sự đồng ý của người nắm độc quyền sáng chế như: việc sử dụng sáng chế nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho Nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội; người có nhu cầu sử dụng sáng chế không đạt được thoả thuận với người nắm độc quyền sử dụng sáng chế về việc ký kết hợp đồng sử dụng sáng chế mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thoả đáng;...

Về điều kiện hạn chế quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc bao gồm:

- Quyền sử dụng được chuyển giao thuộc dạng không độc quyền; 

- Quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục tiêu chuyển giao. Đối với sáng chế trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn thì việc chuyển giao quyền sử dụng chỉ nhằm mục đích công cộng, phi thương mại hoặc nhằm xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh;

- Người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của mình và không được chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác;

- Người được chuyển giao quyền sử dụng phải trả cho người nắm độc quyền sử dụng sáng chế khoản tiền đền bù theo thỏa thuận, trường hợp không đạt được thỏa thuận thì thực hiện theo quy định của Chính phủ, trừ trường hợp quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc để nhập khẩu dược phẩm theo cơ chế của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và khoản tiền đền bù cho việc sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc đã được trả tại nước xuất khẩu;

- Quyền sử dụng được chuyển giao chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước, trừ trường hợp để phòng chống bệnh, chữa bệnh của quốc gia khác; người nắm độc quyền sáng chế được coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh đã bị cấm theo quy định.

3. Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Đối với Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp thì cần phải đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Trong khi đó, Hợp đồng chuyển quyền đối tượng sử dụng sở hữu công nghiệp thì không bắt buộc phải đăng ký với Cơ quan nhà nước.

Về hiệu lực của hợp đồng như sau:

- Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

- Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên.

-. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tại khoản 2 Điều này, trừ hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp mới có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba.

- Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên giao bị chấm dứt.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao bao gồm:

- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP;

- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng chuyển giao;

- Bản gốc văn bằng bảo hộ đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí;

- Giấy uỷ quyền nếu nộp hồ sơ thông qua tổ chức đại diện.

Luật Minh Khuê đã giải đáp cho quý khách hàng về vấn đề chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Nếu có nhu cầu thực hiện dịch vụ hãy liên hệ 0986.386.648 hoặc gửi thư đến email lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ.