1. Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu là gì?

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu là công ước quốc tế ghi nhận sự thoả thuận của các nước thành viên về việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá và dịch vụ ở tất cả các nước thành viên.

Thoả ước được kí kết ngày 14.0 4.1891, sau đó được sửa đổi, bổ sung nhiều lần tại như tại Bruxen năm 1900, tại Oasinhtơn năm 1911, tại La Hay năm 4925, Luân Đôn năm 4934, Nixê năm 1957 và tại Xtôckhôm năm 1967 và năm1979. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên chính thức của Thoả ước này (gia nhập ngày 6.4.1981).

Thoả ước Madrit để ngỏ cho các quốc gia thành viên của Công ước Pari năm 1883 về sở hữu công nghiệp.

 

2. Nội dung của Thoả ước Madrid

Theo Thoả ước này, công dân và pháp nhân của mỗi quốc gia kết ước đều được hưởng sự bảo hộ đối với nhãn hiệu (cả nhãn hiệu hàng hoá và nhãn hiệu dịch vụ) ở tất cả các nước thành viên khác. Tuy nhiên, để có thể được hưởng sự bảo hộ theo tỉnh thần Thỏa ước, người nộp đơn phải là công dân của một trong số nước thành viên của Thoả ước hoặc phải cư trú hay có cơ sở thương mại hoặc công nghiệp đang hoạt động thực thụ ở nước thành viên. kí nhãn hiệu tại nước thành viên của Thoä ước, chủ văn bằng nhãn hiệu hàng hoá sẽ chỉ phải nộp đơn bằng một thứ ngôn ngữ (tiếng Pháp) và trả lệ phí cho Văn phòng quốc tế, thay cho việc nộp đơn vào từng quốc gia thành viên Thoả ước bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và phải trả nhiều lần lệ phí (cho mỗi văn phòng ở mỗi nước). Bằng cách này, nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ sẽ được bảo hộ ở tất cả các nước thành viên mà không cần phải xin đăng kí ở những nước đó nữa.

Việc đăng kí quốc tế nhãn hiệu sẽ được công bố bởi Văn phòng quốc tế và được thông báo đến các quốc gia thành viên của Thoả ước. Thời hạn bảo hộ là 20 năm (có thể được gia hạn thêm 20 năm một lần). Trong vòng Í năm, các nước thành viên của Thoả ước có quyền từ chối bảo hộ cho nhãn hiệu đã đăng kí tại Văn phòng quốc tế. Việc từ chối này phải sau khi đăng được thể hiện bằng tuyên bố rõ ràng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu trong vòng 1 năm mà không có thông báo về việc từ chối bảo hộ thì đăng kí quốc tế tại Văn phòng mặc nhiên được coi như có hiệu lực tại quốc gia thành viên.

Các nước tham gia Thoả ước đã thành lập hiệp hội riêng. Từ năm 1900, hiệp hội có đại hội đồng. các quốc gia thành viên đều là thành viên của đại hội đồng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội đồng là thông qua chương trình hành động và ngân sách cũng như quy định các loại lệ phí liên quan đến việc áp dụng các khoản của Thoả ước này.

 

3. Phân biệt giữa Nghị định thư Madrid và Thoả ước Madrid

Tiêu chí Nghị định thư Madrid Thỏa ước Madrid
Cơ quan chuyển tiếp (trung gian) Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam
Cơ sở đăng ký Dựa trên đơn đăng ký đã nộp tại nước xuất xứ.

 

– Không bắt buộc phải đợi đến thời điểm nhãn hiệu đó được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại thì mới có thể làm thủ tục (chỉ cần nộp đơn ở nước sở tại)

Dựa trên đơn đăng ký đã nộp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được cấp tại nước xuất xứ.

 

– Bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại trước khi làm thủ tục.

Thành phần hồ sơ
  1. Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu;
  2. Tờ khai;
  3. Mẫu nhãn hiệu;
  4. Các tài liệu liên quan;
  5. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại;
  6. Giấy ủy quyền nếu nộp đơn thông qua đại diện;

 

  1. Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu;
  2. Mẫu nhãn giống với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký ở nước sở tại;
  3. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại;
  4. Danh mục hàng hóa, dịch vụ theo đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại;
  5. Giấy ủy quyền nếu nộp đơn thông qua đại diện;
Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp Tiếng Pháp
Thời hạn xét nghiệm đơn tối thiểu 18 tháng 12 tháng
Thời hạn bảo hộ 10 năm và có thể gia hạn 20 năm và có thể gia hạn
Chuyển đổi đơn đăng ký quốc tế thành đơn quốc gia Cho phép chuyển đổi đăng ký quốc tế thành đăng ký quốc gia hoặc đăng ký khu vực trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đăng ký quốc tế hết hiệu lực và vẫn được giữ nguyên ngày nộp đơn, ngày ưu tiên (nếu có) Không quy định về việc chuyển đổi đơn
Mức độ phụ thuộc vào Giấy chứng nhận gốc tại nước xuất xứ Không đề cập đến vấn đề này Sẽ bị mất hiệu lực bảo hộ nếu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước xuất xứ bị hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì.
Cách tính phí bảo hộ Phí theo từng quốc gia quy định, hoặc theo quy định chung. Tuy nhiên, phí cho đơn đăng ký theo Nghị định thư Madrid cao hơn một chút so với phí cho đơn theo Thỏa ước, mặc dù vậy mức phí này vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với việc nộp đơn trực tiếp tại quốc gia. Phí theo quy định chung
Số lượng quốc gia có thể lựa chọn chỉ định bảo hộ 105 quốc gia 55 quốc gia

 

4. Doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để bảo vệ nhãn hiệu khi vươn ra thị trường quốc tế?

Hiện nay, thực trạng xâm phạm quyền nhãn hiệu hàng hóa và sử dụng trái phép nhãn hiệu hàng hóa thường xuyên xảy ra không chỉ tại Việt Nam mà còn cả ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thực tế cho thấy không ít các nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam, đã được đăng ký tại Việt Nam, được sử dụng và biết đến rộng rãi, có uy tín ở Việt Nam nhưng lại không thể đăng ký tại nước ngoài vì nhiều lý do trong đó có thể kể đến một lý do cơ bản là doanh nghiệp Việt Nam chậm trễ, chủ quan trong việc hoạch định kế hoạch đăng ký nhãn hiệu cũng như không lường trước được rủi ro về việc nhãn hiệu của mình sẽ bị “lấy mất” tại thị trường nước ngoài.

Với quá nhiều bài học thực tiễn đắt giá của các nhãn hiệu Việt Nam do đang bị “lấy mất” tại các thị trường nước ngoài, nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã dần chú trọng và quan tâm hơn đến việc hoạch định chiến lược đăng ký nhãn hiệu của mình ra nước ngoài khi có kế hoạch mở rộng thị trường kinh doanh. Tuy nhiên, làm thế nào để việc đăng ký nhãn hiệu mang lại hiệu quả cao nhất cho việc kinh doanh mà tiết kiệm chi phí nhất là một bài toán mà không phải doanh nghiệp nào cũng tìm được lời giải phù hợp đối với doanh nghiệp của mình.

 

4.1. Để đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài, doanh nghiệp cần làm gì?

- Trước tiên, doanh nghiệp cần phải xác định cụ thể danh sách các quốc gia dự định sử dụng nhãn hiệu mang các sản phẩm/dịch vụ mà mình cung cấp trong tương lai gần và tương lai xa để lên kế hoạch tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia đó theo thứ tự ưu tiên.

- Sau khi xác định được các quốc gia sẽ đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp sẽ tính đến việc làm thế nào để đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia này?

Trên thực tế, để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam có thể xem xét việc chọn các phương án sau:

- Đăng ký trực tiếp nhãn hiệu của mình với Cơ quan Sở hữu trí tuệ của từng quốc gia; hoặc

- Dựa vào đơn gốc/văn bằng gốc đã nộp/đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, qua Cục SHTT, chỉ định cùng một lúc nhiều quốc gia là thành viên của Nghị định thư Madrid và thỏa ước Madrid (sau đây gọi chung là hệ thống Madrid) (tính đến thời điểm hiện tại có 97 quốc gia là thành viên của Nghị định thư Madrid và 55 quốc gia là thành viên của thỏa ước Madrid).

Mỗi phương án có ưu và nhược điểm riêng, do đó, việc cân nhắc kĩ càng về ưu, nhược điểm của từng phương án để chọn phương án tối ưu và phù hợp với mục đích đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp của mình tại nước ngoài thật sự rất quan trọng với các doanh nghiệp.

 

4.2. Doanh nghiệp cần phải lưu ý thêm những vấn đề gì khi đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài?

- Không phải quốc gia nào cũng áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên giống như Việt Nam (hay còn gọi là “first-to-file” - cá nhân/pháp nhân nào nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước thì có quyền ưu tiên trước). Hay nói cách khác, có một số quốc gia áp dụng nguyên tắc sử dụng đầu tiên (“first-to-use” - cá nhân/pháp nhân nào sử dụng nhãn hiệu trước thì có quyền ưu tiên trước) nên doanh nghiệp cần phải lưu trữ tất cả các bằng chứng sử dụng nhãn hiệu của mình tại nước ngoài một cách cụ thể từ ngày/tháng/năm và chứng cứ sử dụng (như mẫu bao bì có ngày tháng năm, kết quả doanh thu/doanh số, invoices có ngày tháng năm, hóa đơn có ngày tháng năm, chứng từ, mẫu quảng cáo có ngày tháng năm, thư từ liên hệ với khách hàng…) để có thể dùng làm bằng chứng sử dụng nhãn hiệu trong thương mại bất kể khi nào cần đến, đặc biệt là khi xảy ra tranh chấp, khiếu kiện;

- Tìm hiểu thị trường nước ngoài thường xuyên hoặc qua luật sư Sở hữu trí tuệ để kiểm tra về việc nhãn hiệu của mình có bị bên khác đăng ký hoặc xâm chiếm tại các quốc gia khác hay không để có biện pháp xử lý kịp thời;

-Khi nhãn hiệu của mình đã được đăng ký tại nước ngoài, theo quy định của một số quốc gia, chủ sở hữu cần phải nộp Tuyên bố về việc sử dụng nhãn hiệu của mình sau một số năm kể từ khi đăng ký, ví dụ như ở Mỹ thì chủ sở hữu cần phải nộp Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu hai lần kể từ ngày đăng ký, lần thứ nhất là trong năm thứ 5 đến năm thứ 6 và lần thứ hai là trong năm thứ 9 đến năm thứ 10 cùng với yêu cầu gia hạn nhãn hiệu. Tại Mỹ, nếu chủ sở hữu không nộp Tuyên bố sử dụng đúng thời hạn thì đăng ký nhãn hiệu sẽ bị hủy bởi Cơ quan có thẩm quyền. Do đó, chủ sở hữu rất cần phải lưu ý vấn đề này để bảo vệ quyền lợi của mình;

- Trong các hợp đồng thương mại, các doanh nghiệp cần phải đưa các điều khoản liên quan đến nhãn hiệu/thương hiệu vào trong các điều khoản để tránh việc các công ty liên kết, đối tác kinh doanh, đại lý… lạm dụng đăng ký dẫn đến việc “mất” thương hiệu của mình tại nước ngoài. Thực tế các doanh nghiệp Việt Nam đã “mất” nhãn hiệu/thương hiệu của mình theo cách này đã xảy ra khá phổ biến tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới;

- Cần phải có những quy định rõ ràng về quyền sở hữu nhãn hiệu, quyền đăng ký/sử dụng nhãn hiệu trong mối quan hệ giữa các công ty mẹ, công ty con hoặc giữa các công ty trong cùng một tập đoàn…

Nói tóm lại, trong mọi trường hợp, việc đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài, nơi nhãn hiệu của doanh nghiệp có/dự định sử dụng là một việc rất quan trọng, và là bước cần tiến hành đầu tiên khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng thị trường của mình ra nước ngoài. Chỉ một bước đi và tính toán không chính xác có thể dẫn đến thiệt hại về kinh tế hoặc gây bất lợi cho tình hình kinh doanh của doanh nghiệp tại nước ngoài.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)