Mục lục bài viết

 

1. Li-xăng nhãn hiệu là gì?

Các nước trên thế giới gọi loại hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là hợp đồng li xăng nhãn hiệu.

Li-xăng nhãn hiệu được hiểu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép một pháp nhân hoặc cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu của mình trên một vùng lãnh thổ nhất định trong một khoảng thời gian nhất định, trong đó nhãn hiệu được li-xăng phải thuộc quyền sử dụng của bên giao li xăng.

Cốt lõi của quyền đối với nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu có khả năng “loại trừ” các bên khác sử dụng các nhãn hiệu giống hoặc tương tự trên các sản phẩm tương tự hoặc gây nhầm lẫn. Một hệ quả của “quyền loại trừ” (right of exclude) là việc chủ sở hữu nhãn hiệu có thể uỷ quyền cho các bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu của họ trên các loại sản phẩm khác nhau theo các điều kiện cụ thể. Do vậy, một nhãn hiệu khi được bảo hộ thì chủ sở hữu nhãn hiệu có độc quyền sử dụng nhãn hiệu của mình trong thời hạn được bảo hộ.

Nếu các tổ chức, cá nhân khác muốn sử dụng nhãn hiệu đang trong thời hạn bảo hộ nhằm mục đích thương mại thì phải được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu. Vì nhãn hiệu là một loại tài sản trí tuệ nên trong cùng một thời điểm có thể có nhiều người cùng một lúc “sử dụng” nhãn hiệu. Do đó, việc khai thác “quyền sử dụng” nhãn hiệu mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho chủ sở hữu hoặc những người được chủ sở hữu cho phép chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (gọi là “bên li-xăng nhãn hiệu”) cũng như bên nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (gọi là “bên nhận li-xăng nhãn hiệu”).

Bên li-xăng nhãn hiệu sẽ nhận được một khoản tiền gọi là “phí li-xăng” từ việc cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu, còn bên nhận li-xăng sẽ được sử dụng nhãn hiệu đã khẳng định được uy tín, danh tiếng trên thị trường.

 

2. Các điều ước quốc tế về li-xăng nhãn hiệu

2.1. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) - Hiệp định TRIPS - được ký kết vào 15/4/1994, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/1995 cùng với sự ra đời của WTO đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong pháp luật quốc tế về quyền SHTT.

Điều 21 của Hiệp định TRIPS quy định về việc chuyển quyền sử dụng (cấp li-xăng) và chuyển quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, trong đó, cho phép các thành viên tham gia Hiệp định có quyền quy định các điều kiện để cấp li-xăng. Hiệp định TRIPS cũng quy định về việc không cho phép các quốc gia thành viên của Hiệp định quy định việc li-xăng không tự nguyện (li-xăng cưỡng bức) đối với nhãn hiệu.

Điều 40 Hiệp định TRIPS quy định về việc “kiểm soát hoạt động chống cạnh tranh trong các li-xăng theo hợp đồng” ghi nhận rằng, các quốc gia thành viên có thể cụ thể hoá trong pháp luật quốc gia các hoạt động hoặc điều kiện cấp li-xăng quyền SHTT mà trong một số trường hợp cụ thể các quy định pháp lý này có thể tạo ra việc lạm dụng quyền SHTT, gây ảnh hưởng xấu cho hoạt động cạnh tranh trên thị trường tương ứng. Mặt khác, Điều 40 cũng quy định rằng, các quốc gia thành viên có thể đưa ra các biện pháp thích hợp, phù hợp với các điều khoản khác của Hiệp định để ngăn ngừa và khống chế các hoạt động có hại đó. Các biện pháp này có thể bao gồm các điều kiện buộc bên nhận li-xăng cấp li-xăng ngược lại cho bên chuyển giao li-xăng quyền li-xăng độc quyền, điều kiện nhằm ngăn cấm việc không thừa nhận hiệu lực của quyền SHTT và việc cấp li-xăng trọn gói.

 

2.2. Thoả thuận chung liên quan đến li-xăng nhãn hiệu

Thoả thuận chung liên quan đến li-xăng nhãn hiệu (Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses) được thông qua bởi Hội đồng liên minh các quốc gia tham gia Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) và Đại hội đồng Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) năm 2000.

Thoả thuận chung được ra đời với mục đích hài hoà và đơn giản hoá các yêu cầu chính thức của việc li-xăng nhãn hiệu và bổ sung cho Hiệp ước Luật Nhãn hiệu (Trademark Law Treaty - TLT). Thoả thuận này giới thiệu cho các quốc gia thành viên của Công ước Paris và thành viên của WIPO có thể sử dụng bất cứ các điều khoản nào trong Thoả thuận như là một hướng dẫn liên quan đến việc li-xăng nhãn hiệu.

 

3. Pháp luật của một số quốc gia về chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu

3.1. Pháp luật của Hoa Kỳ

Li-xăng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ được quy định tại Đạo luật Lanham 1946 (được sửa đổi năm 1988) dưới khái niệm “các công ty có liên quan” (related companies). Theo đó, một nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc đang được yêu cầu đăng ký bảo hộ có thể được sử dụng hợp pháp bởi các công ty có liên quan. Việc sử dụng đó sẽ mang lại lợi ích cho người đã đăng ký nhãn hiệu hoặc người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và việc sử dụng đó cũng không được ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của nhãn hiệu này hoặc việc đăng ký nhãn hiệu với điều kiện là không sử dụng nhãn hiệu đó theo cách thức lừa dối công chúng. Việc sử dụng nhãn hiệu lần đầu tiên của một chủ thể sẽ bị kiểm soát về bản chất và chất lượng của hàng hoá hoặc dịch vụ bởi người đã đăng ký nhãn hiệu hoặc người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và việc sử dụng lần đầu tiên đó phải mang lại lợi ích cho họ. Như vậy, theo pháp luật Hoa Kỳ, việc li-xăng nhãn hiệu sẽ hợp pháp nếu nó đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ người tiêu dùng.

Theo Điều 45 của Đạo luật Lanham được sửa đổi năm 1988 thì thuật ngữ “công ty có liên quan” (related company) được hiểu là bất kỳ người nào mà sử dụng nhãn hiệu dưới sự kiểm soát của chủ sở hữu nhãn hiệu phải tuân theo bản chất và chất lượng của hàng hoá hoặc dịch vụ gắn với nhãn hiệu được sử dụng đó. “Công ty có liên quan” là bên nhận li-xăng và sử dụng nhãn hiệu theo chất lượng của bên li-xăng. Sẽ không có sự đăng ký nào của bên “công ty có liên quan” và cũng không có bất cứ sự kiểm tra về hiệu lực pháp lý của hợp đồng li-xăng xem liệu có đạt tiêu chuẩn về kiểm soát chất lượng hay không.

Pháp luật Hoa Kỳ cho phép việc li-xăng nhãn hiệu có thể được thoả thuận rõ ràng hoặc ngụ ý. Mặc dù nếu một hợp đồng về việc li-xăng nhãn hiệu không được thiết lập thì cũng không có nghĩa là nhãn hiệu đó sẽ bị từ bỏ bởi việc li-xăng nhãn hiệu đó là “li-xăng trần” (naked licensing). Nếu có sự kiểm soát về chất lượng hàng hoá, dịch vụ của việc li-xăng nhãn hiệu trên thực tế thì hợp đồng bằng miệng vẫn có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, Điều 5 và Điều 45 của Đạo luật Lanham được sửa đổi năm 1988 lại không có bất cứ quy định nào về thế nào là mức độ kiểm soát chất lượng cần thiết và hợp lý để một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có giá trị pháp lý. Điều 14 Khoản 3 của Đạo luật Lanham cho thấy việc thiếu kiểm soát chất lượng khi li-xăng nhãn hiệu sẽ có thể dẫn đến việc nhãn hiệu: Đơn yêu cầu huỷ đăng ký nhãn hiệu có thể được nộp bất cứ lúc nào nếu nhãn hiệu được đăng ký đang được sử dụng bởi người đăng ký nhãn hiệu hoặc với sự cho phép sử dụng của người đăng ký nhãn hiệu để khai thác hoặc có liên quan đến việc khai thác sai nguồn gốc của hàng hoá hoặc dịch vụ.

Mức độ kiểm soát chất lượng được cho là “đủ” khi sự kiểm soát đó được duy trì bởi bên li-xăng theo những điều kiện để đảm bảo rằng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu của bên nhận li-xăng sẽ đáp ứng được những sự mong đợi của khách hàng.

 

3.2. Pháp luật của Anh

Việc li-xăng một nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ được cho phép từ Đạo luật Nhãn hiệu (Trade Mark Act) năm 1938 của Anh. Đạo luật đã đưa ra quy định về việc đăng ký hợp đồng li-xăng. Đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu theo Đạo luật này có nghĩa là, việc đăng ký “người được sử dụng nhãn hiệu” tức là thiên về “cho phép” hơn là “uỷ quyền”. Theo Đạo luật nhãn hiệu năm 1938, việc li-xăng nhãn hiệu có thể được đăng ký với cơ quan đăng ký Nhãn hiệu. Tuy nhiên, trên thực tế, giá trị của một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu lại liên quan đến việc xác nhận việc bên nhận li-xăng là một người sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký. Với việc đăng ký này thì những điều khoản về kiểm soát chất lượng phải được mô tả trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu giữa hai bên và khi hợp đồng li-xăng có giá trị pháp lý chính là sự kết nối trong quá trình thương mại giữa bên li-xăng và bên nhận li-xăng. Việc không sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu cũng không ảnh hưởng tới hiệu lực của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu.

Đạo luật Nhãn hiệu năm 1994 (thay thế Đạo luật Nhãn hiệu năm 1938) vẫn tiếp tục duy trì quy định về việc đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu nhưng việc đăng ký này với mục đích lại hoàn toàn khác. Đạo luật Nhãn hiệu năm 1994 đã loại bỏ các điều khoản về việc đăng ký người sử dụng nhãn hiệu mà thay vào đó là duy trì một mẫu đăng ký li-xăng nhãn hiệu với mục đích để minh bạch hoá các chi tiết cơ bản của việc li-xăng nhãn hiệu. Cụ thể: mục đích của việc đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu là thông báo với bên thứ ba biết về sự tồn tại của việc li-xăng nhãn hiệu này và cung cấp những quyền hạn cho người nhận li-xăng khi bị xâm phạm quyền.

Mặc dù hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có được đăng ký hay không thì việc “sử dụng” nhãn hiệu theo hợp đồng li-xăng không liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm. Về cơ bản, việc li-xăng nhãn hiệu cho phép những người nhận li-xăng có được những thuận lợi từ việc khai thác danh tiếng (goodwill) của nhãn hiệu đã có hoặc có tiềm năng sẽ có trên thị trường. Với danh tiếng mà nhãn hiệu có, bên nhận li-xăng sẽ có sức mạnh để thu hút, thuyết phục khách hàng và bán sản phẩm trên thị trường. Do vậy, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu cho phép bên nhận li-xăng có cơ hội thuận lợi để khai thác danh tiếng của nhãn trên thị trường, phân phối và quảng cáo.

Cả pháp luật Hoa Kỳ và Anh đều chỉ ra một điều cần thiết là việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là duy trì mối quan hệ thương mại giữa hàng hoá/dịch vụ với người sở hữu nhãn hiệu. Nếu mối quan hệ này không được duy trì thì hiệu lực pháp lý của nhãn hiệu có nguy cơ bị đe doạ. Việc duy trì mối quan hệ thương mại đó là việc “kiểm soát chất lượng” trong hợp đồng li-xăng.

 

3.3. Pháp luật của Canada

Điều 50 (1) của Đạo luật Nhãn hiệu của Canada năm 1993 quy định:

(1) Bên nhận li-xăng phải được sự cho phép hoặc sự uỷ quyền của bên chủ sở hữu nhãn hiệu;

(2) Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với những đặc tính và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ của bên nhận li-xăng;

(3) Tất cả những việc sử dụng nhãn hiệu như là một nhãn hiệu, tên thương mại hay dạng thức khác của bên nhận li-xăng trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều được bảo vệ;

(4) Nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ hay chưa được đăng ký bảo hộ đều có thể được li-xăng.

Các chủ sở hữu nhãn hiệu tại Canada bao gồm cả bên nhượng quyền thương mại (franchisor) phải đảm bảo rằng tất cả các giao dịch li-xăng nhãn hiệu phải được thoả thuận bằng văn bản và chứa đựng đầy đủ các điều khoản về kiểm soát đối với hàng hoá hoặc dịch vụ của bên nhận li-xăng hoặc bên nhận quyền thương mại (franchisee). Tuy nhiên, Điều 50 không yêu cầu việc đăng ký hợp đồng li-xăng tại Cơ quan SHTT Canada (Canadian Intellectual Property Office - CIPO). Mặc dù hợp đồng li-xăng có thể được đưa vào hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nhưng nó chỉ được CIPO xem xét về mặt hình thức chứ không phải về mặt nội dung.

Bên cạnh đó, Điều 50 quy định, bên nhận li-xăng phải là một “thực thể” và được hiểu là một hoặc nhiều cá nhân. Do vậy, hiệp hội, hiệp hội thương mại hoặc cơ quan nhà nước không đủ điều kiện để trở thành bên nhận li-xăng. Ngoài ra, Điều 50 cũng không quy định, việc li-xăng nhãn hiệu phải được viết thành văn bản. Tuy nhiên, ngay cả khi pháp luật không yêu cầu thì khi li-xăng nhãn hiệu cũng nên viết thành văn bản để xác định sự tồn tại của giao dịch li-xăng nhãn hiệu, làm rõ các điều khoản và ghi nhận những quyền và nghĩa vụ của các bên khi li-xăng nhãn hiệu. Một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu bằng văn bản thì không cần thiết phải tuân theo một quy định về hình thức đặc biệt nào. Việc li-xăng nhãn hiệu có thể được thực hiện bằng miệng miễn là có sự kiểm soát của bên li-xăng đối với đặc tính hoặc chất lượng của hàng hoá hoặc dịch vụ của bên nhận li-xăng nhãn hiệu. Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không kiểm soát được việc sử dụng nhãn hiệu được li-xăng như việc sử dụng nhãn hiệu không đảm bảo được những lợi ích của bên li-xăng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu bằng miệng thì hợp đồng li-xăng nhãn hiệu bằng miệng được kết luận theo hoàn cảnh thực tế. Sau khi hợp đồng bằng văn bản hết hạn thì có thể tiếp tục thực hiện các hợp đồng li-xăng nhãn hiệu bằng miệng. Một hợp đồng li-xăng bằng miệng có thể được xác nhận bởi một thoả thuận bằng văn bản. Tuy nhiên, nếu một hợp đồng li-xăng bằng văn bản có một thoả thuận được sửa đổi bằng miệng thì toàn bộ điều khoản sửa đổi đó sẽ không có hiệu lực.

 

3.4. Pháp luật của Trung Quốc

Luật Nhãn hiệu của Trung Quốc được thông qua lần đầu tiên vào năm 1982 và được sửa đổi bổ sung qua các năm 1993, 2001 và 2013. Điều 43 Luật Nhãn hiệu (được sửa đổi, bổ sung năm 2013) quy định: “Người đăng ký nhãn hiệu có thể ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu cho phép những người khác sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký. Bên li-xăng sẽ giám sát chất lượng của hàng hoá gắn với nhãn hiệu đã được đăng ký của bên nhận li-xăng và bên nhận li-xăng sẽ phải đảm bảo chất lượng hàng hoá mang nhãn hiệu đã được đăng ký khi sử dụng nhãn hiệu đó.

Trường hợp một bên được phép li-xăng sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký của một bên khác, tên của người nhận li-xăng và nơi xuất xứ của hàng hoá phải được ghi trên hàng hoá mang nhãn hiệu đã được đăng ký.

Trường hợp một bên được phép li-xăng sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký của một bên khác, bên li-xăng phải nộp hồ sơ li-xăng nhãn hiệu tới Văn phòng Nhãn hiệu. Văn phòng Nhãn hiệu sẽ công bố tất cả các hồ sơ nhận được. Việc li-xăng nhãn hiệu không được đăng ký tại Văn phòng Nhãn hiệu sẽ không thể được sử dụng để chống lại bất cứ một bên thứ ba nào”.

Như vậy, Luật Nhãn hiệu Trung Quốc cho phép chủ sở hữu của một nhãn hiệu đã được đăng ký sẽ được phép li-xăng nhãn hiệu của mình cho người khác. Việc li-xăng nhãn hiệu này phải được đăng ký tại Văn phòng Nhãn hiệu thì mới có hiệu lực pháp lý để chống lại một bên thứ ba. Bên li-xăng nhãn hiệu phải có trách nhiệm giám sát chất lượng hàng hoá mang nhãn hiệu của bên nhận li-xăng. Bên nhận li-xăng sẽ có quyền được ghi tên và xuất xứ hàng hoá lên trên hàng hoá mang nhãn hiệu được li-xăng và bên nhận li-xăng phải có trách nhiệm đảm bảo chất lượng hàng hoá mang nhãn hiệu được li-xăng.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 0986.386.648 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!