1. Khái niệm chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu

Pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật của các quốc gia trên thế giới luôn xác định sở hữu, quyền sở hữu là vấn đề quan trọng nhất của pháp luật dân sự.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ thì “chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình”. Từ đó, chúng ta có thể đưa ra một khái niệm về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu như sau: “chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình trong phạm vi, thời hạn mà các bên đã thỏa thuận”.

2. Nội dung và hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Nội dung chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế thế giới, các đối tượng sở hữu trí tuệ đã trở thành những thứ “hàng hóa” có thể được trao đổi, mua bán nhằm mục đích thu lợi nhuận. Nằm trong chuỗi các hoạt động thương mại về quyền sở hữu công nghiệp có việc chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu. Đây là hoạt động mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Hoạt động này chỉ là việc “cho phép” sử dụng nhãn hiệu mà người ta còn gọi là hoạt động li – xăng nhãn hiệu chứ không phải là “bán đứt” quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.

Người nhận chuyển giao chỉ có quyền khai thác công dụng của nhãn hiệu để thu lợi nhuận trong khi quyền sở hữu đối với nhãn hiệu vẫn thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu (Bên chuyển giao). Việc chuyển giao quyền sử dụng phải thể hiện được nội dung chủ yếu đó là bên chuyển giao cho phép bên nhận chuyển giao có thể gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ; nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ. Bên chuyển giao cũng có thể không chuyển giao toàn bộ nội dung kể trên mà chỉ chuyển giao cho bên nhận chuyển giao một phần của quyền sử dụng nhãn hiệu.

3. Hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Hiện nay, nhiều nước trên thế giới như Mĩ, Pháp và ngay ở tại Việt Nam đã ghi nhận hình thức chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu phổ biến là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (cấp li – xăng nhãn hiệu).

Việc cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho một ai đó điều đó có nghĩa là người đó chính là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu đó. Do đó, chủ sở hữu nhãn hiệu có toàn quyền đối với nhãn hiệu của mình trong đó có cả quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho người khác (cấp li – xăng nhãn hiệu). Điều 21 Hiệp định TRIPS quy định cho phép các quốc gia thành viên có thể quy định điều kiện cấp li – xăng nhãn hiệu. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc cấp li – xăng phải được thể hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Hợp đồng này có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp [2].

Khi chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, kể từ ngày hợp đồng li – xăng được đăng ký tại cục Sở hữu trí tuệ, bên nhận chuyển giao có quyền sử dụng nhãn hiệu trong phạm vi, thời hạn và với điều kiện ghi trong hợp đồng đã được đăng ký. Chủ sở hữu nhãn hiệu không được từ bỏ quyền sở hữu nhãn hiệu trong khi hợp đồng li – xăng đang còn hiệu lực mà không được sự đồng ý chấm dứt hợp đồng li – xăng trước thời hạn của bên nhận chuyển giao.

4. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Theo luật sở hữu trí tuệ 2005, đây là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng một đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức cá nhân tổ chức khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó. Thông thường, việc chuyển quyền sử dụng này được thực hiện dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Bên chuyển quyền vẫn là chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp với đối tượng sở hữu công nghiệp.

Hợp đồng chuyển giao có yếu tố nước ngoài phải được lập thành văn bản, phải xin phép Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt và phải đăng ký tại Cục Sở hữu công nghiệp.

Giống như nhiều hợp đồng khác, việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cũng phải dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên tức là có sự tồn tại của hợp đồng. Thực vậy, khoản 1  Điều 753 Bộ luật Dân sự quy định: “Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, quyền đối với giống cây trồng có thể được chuyển giao toàn bộ hoặc một phần theo hợp đồng hoặc để thừa kế, kế thừa”.

Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ cũng quy định: “Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp)”.

- Các dạng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Hợp đồng độc quyền: Trong phạm vi và thời hạn chuyển quyền sử dụng, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng nhãn hiệu và bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng nhãn hiệu với bất kỳ bên thứ ba nào; đồng thời, bên chuyển quyền chỉ được sử dụng nhãn hiệu đó nếu được phép của bên được chuyển quyền;

Hợp đồng không độc quyền: Trong phạm vi và thời hạn chuyển quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn được sử dụng nhãn hiệu và ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không độc quyền với bên thứ ba;

Hợp đồng thứ cấp: Là hợp đồng được ký kết giữa bên chuyển quyền (vốn là bên nhận chuyển quyền trong một hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu khác

- Nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Các bên ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có thể thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng nhưng phải đảm bảo thể hiện các nội dung sau đây:

+ Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

+ Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;

+ Dạng hợp đồng;

+ Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

+ Thời hạn hợp đồng;

+ Giá chuyển giao quyền sử dụng;

+ Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

5. Thành phần hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

- 02 bản tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, theo mẫu 02-HĐSD tại Phụ lục D được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN

- 01 bản hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu (Bản gốc hoặc bản sao được chứng thực); nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai

- Bản gốc văn bằng bảo hộ

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (Trong trường hợp sở hữu chung)

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp nộp hồ sơ thông qua đại diện)

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (Trong trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Trình tự, thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được thực hiện như sau

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc tại các Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

+ Trong trường hợp hồ sơ có thiếu sót: Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng, nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ, ấn định thời hạn 02 tháng (Điểm b Khoản 40 Điều 1 của Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN) kể từ ngày ký thông báo để người nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối về dự định từ chối đăng ký hợp đồng; hoặc ra quyết định từ chối đăng ký hợp đồng nếu người nộp hồ sơ không sửa chữa hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng về dự định từ chối đăng ký hợp đồng trong thời hạn đã được ấn định.

+ Nếu hồ sơ không có thiếu sót: Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và công bố quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký.

6. Các điều khoản hạn chế không được có trong hợp đồng

Các điều khoản hạn chế không được có trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp bao gồm:

Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ nhãn hiệu. Buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó

Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hoá đó.

Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp.

Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.

7. Hạn chế việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao.

Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba. Trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.

Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế.

Bài viết tham khảo: Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam – Nguyễn Thị Minh Nhật - Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam