Mẫu hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu mới nhất

1. Chuyển nhượng nhãn hiệu và hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu là gì?

1.1. Chuyển nhượng nhãn hiệu là gì?

Cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu của nhãn hiệu có thể thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu của mình sang cho cá nhân, tổ chức khác nếu không còn nhu cầu sử dụng. Khi đó, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cần nhanh chóng đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam).

1.2. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu là gì?

Việc chuyển nhượng nhãn hiệu bắt buộc phải được thực hiện dưới hình thức văn bản. Cụ thể là hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng khi thực hiện chuyển nhượng nhãn hiệu. Quyền sở hữu nhãn hiệu của bên chuyển nhượng (chủ sở hữu trước đây) sẽ ngay lập tức được chuyển giao sang cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng chuyển nhượng được đăng ký thành công tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. 

Hợp đồng chuyển nhượng là cơ sở để các bên xác định đúng quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó, đảm bảo thực hiện chính xác quyền và nghĩa vụ của mỗi bên đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nghĩa vụ của mỗi bên được thực hiện đúng đồng thời sẽ giúp các bên đảm bảo được quyền lợi của mình. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cơ sở pháp lý hợp pháp để sử dụng trong các tranh chấp phát sinh liên quan tơi chuyển nhượng nhãn hiệu. 

Bên cạnh những điều khoản không trái với quy định của pháp luật mà mỗi bên thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu cần ghi nhận và nêu rõ những thông tin cơ bản về bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng; căn cứ pháp lý của hợp đồng; phạm vi chuyển nhượng nhãn hiệu; chi phí mà bên nhận chuyển nhượng cần phải trả cho bên chuyển nhượng (nếu có); quyền và nghĩa vụ của mỗi bên; hiệu lực của hợp đồng chuyện nhượng; thẩm quyền ký kết. Nhãn hiệu chỉ được coi là chuyển nhượng thành công khi bên chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển nhượng hoàn thành thủ tục đăng ký hợp đồng này với Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. 

1.3. Phân biệt chuyển nhượng và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (Li-xăng)

Việc định đoạt quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được pháp luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam quy định chi tiết, trong đó nổi bật là hai hình thức: chuyển nhượng quyền sở hữu (Assignment) và chuyển giao quyền sử dụng (Licensing hay Li-xăng). Sự khác biệt cơ bản giữa hai giao dịch này nằm ở mức độ chuyển giao quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý của chủ sở hữu ban đầu.

Chuyển nhượng nhãn hiệu là quá trình chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho một tổ chức hoặc cá nhân khác thông qua hợp đồng bằng văn bản. Sau khi hợp đồng có hiệu lực pháp lý (thông qua việc đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ - NOIP), chủ sở hữu ban đầu sẽ chấm dứt mọi quyền đối với nhãn hiệu đã chuyển nhượng. Trong khi đó, chuyển giao quyền sử dụng (Li-xăng) là việc chủ sở hữu cho phép một hoặc nhiều chủ thể khác sử dụng nhãn hiệu trong một phạm vi và thời hạn nhất định, nhưng vẫn giữ nguyên quyền sở hữu đối với nhãn hiệu đó. Chủ sở hữu ban đầu vẫn có quyền kiểm soát chất lượng sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu được cấp phép.

Sự phân biệt còn thể hiện ở phạm vi chủ thể nhận quyền và yêu cầu về hiệu lực pháp lý. Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho một chủ thể duy nhất đáp ứng điều kiện pháp lý của người có quyền đăng ký. Ngược lại, quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho nhiều chủ thể (thông qua hợp đồng không độc quyền). Cả hai loại hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp này đều cần được đăng ký tại Cục SHTT để có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba.

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai hình thức này, ngoài quyền sở hữu, còn nằm ở nghĩa vụ thuế GTGT. Chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ thường thuộc diện miễn thuế GTGT, trong khi chuyển quyền sử dụng (Li-xăng) là hoạt động dịch vụ và phải chịu thuế GTGT 10% (theo phương pháp khấu trừ). Do đó, việc các bên cấu trúc và định danh hợp đồng rõ ràng là yếu tố quan trọng để tối ưu hóa nghĩa vụ thuế hợp pháp.

2. Điều kiện pháp lý để hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu có hiệu lực?

Theo Luật SHTT (sửa đổi, bổ sung), hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu phải đáp ứng ba nhóm điều kiện then chốt để có hiệu lực pháp lý:

Điều kiện về hình thức và hiệu lực

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu phải được lập bằng văn bản. Quan trọng hơn, hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được ghi nhận hoặc đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ (NOIP). Tính chất bắt buộc của việc đăng ký này cho thấy hiệu lực của giao dịch không đơn thuần dựa trên sự thỏa thuận và thực hiện nghĩa vụ giữa các bên. Nếu giao dịch chuyển nhượng hoàn tất, thanh toán đầy đủ nhưng không được đăng ký tại NOIP, hợp đồng sẽ không có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba (Khoản 1, Điều 148 L. SHTT), điều này khiến bên nhận chuyển nhượng không thể bảo vệ tuyệt đối quyền lợi của mình trước hành vi xâm phạm hoặc tranh chấp từ bên ngoài.

Điều kiện về chủ thể chuyển nhượng

Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức hoặc cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó (Điều 139 Luật SHTT).

Điều kiện về hạn chế gây nhầm lẫn

Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính hoặc nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Đây là rào cản pháp lý phức tạp nhất trong thực tiễn.

Thách thức pháp lý lớn nhất nằm ở việc nhãn hiệu được chuyển nhượng có thể trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên thương mại của Bên Chuyển Nhượng. Khi sự nhầm lẫn này xảy ra, NOIP có thể từ chối đăng ký hợp đồng. Trước đây, việc Bên Chuyển Nhượng ra tuyên bố từ bỏ tên thương mại có thể được chấp nhận. Tuy nhiên, thực tiễn thẩm định tại NOIP gần đây đã thay đổi và trở nên nghiêm ngặt hơn, theo Quy chế thẩm định hồ sơ chuyển giao quyền Sở hữu Công nghiệp ban hành ngày 31/12/2020. Để giải quyết triệt để vấn đề này, các bên được khuyến nghị phải tiến hành các giải pháp đảm bảo Bên Chuyển nhượng chuyển giao cho Bên nhận toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại có liên quan, hoặc ít nhất là có các biện pháp đảm bảo Bên Chuyển nhượng ngừng hoàn toàn việc sử dụng tên thương mại đó trong lĩnh vực liên quan.

3. Tải Mẫu hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu mới nhất (Word/PDF)

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu chuẩn cần được thiết kế tuân thủ Điều 140 Luật SHTT, là căn cứ để NOIP thẩm định và ghi nhận. Cấu trúc hợp đồng phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

1. Tên và địa chỉ đầy đủ của Bên chuyển nhượng và Bên được chuyển nhượng.
2. Căn cứ chuyển nhượng (ghi rõ số Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, ngày cấp và phạm vi bảo hộ).
3. Giá chuyển nhượng (là cơ sở để tính thuế TNCN/TNDN).
4. Quyền và nghĩa vụ chi tiết của các bên.

Mẫu hợp đồng cần có các phần cam kết rõ ràng về tình trạng pháp lý của nhãn hiệu và sự tuân thủ Điều 139 Luật SHTT (không gây nhầm lẫn), đảm bảo khả năng chuyển đổi thông tin sang Tờ khai D.01 một cách dễ dàng và chính xác.

4. Hướng dẫn soạn thảo chi tiết các điều khoản quan trọng trong Hợp đồng

Việc soạn thảo chi tiết hợp đồng, vượt ngoài các yêu cầu tối thiểu của Luật SHTT, là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của các bên và giảm thiểu rủi ro bị NOIP từ chối đăng ký.

Thứ nhất, điều khoản về Đối tượng chuyển nhượng và Phạm vi bảo hộ.

Điều khoản này phải liệt kê chính xác Số Văn bằng bảo hộ (VBBH) và ngày cấp. Nếu giao dịch chỉ chuyển nhượng một phần nhóm sản phẩm/dịch vụ được bảo hộ, hợp đồng cần mô tả chi tiết phần đó dựa trên Phân loại Nice quốc tế. Cần có sự xác nhận rằng việc chuyển nhượng này không làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến các nhãn hiệu liên kết (nếu có).

Thứ hai, điều khoản Giá chuyển nhượng và Phương thức thanh toán.

Giá trị chuyển nhượng cần được xác định bằng số và chữ rõ ràng, vì đây là căn cứ để tính toán nghĩa vụ thuế phát sinh. Điều khoản này cũng cần quy định rõ trách nhiệm của từng bên đối với các loại thuế phát sinh từ giao dịch (TNCN, TNDN) để tránh tranh chấp sau này. Cụ thể, thời điểm thanh toán (thời điểm trả tiền bản quyền) sẽ được coi là thời điểm xác định thu nhập tính thuế TNCN.

Thứ ba, điều khoản về Cam kết bảo đảm quyền sở hữu và Trách nhiệm pháp lý.

Bên Chuyển nhượng phải cam kết là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất hoặc đã nhận được văn bản đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu (nếu nhãn hiệu thuộc sở hữu chung). Cam kết cũng cần khẳng định rằng nhãn hiệu không đang bị tranh chấp, không vướng quyền của bên thứ ba, và không bị đình chỉ hay hủy bỏ hiệu lực. Đây là các cam kết pháp lý quan trọng để Bên nhận chuyển nhượng tiến hành thẩm định pháp lý (Due Diligence).

Thứ tư, điều khoản giải quyết vấn đề Tên thương mại và Cơ sở kinh doanh.

Đây là điều khoản quan trọng nhất liên quan đến việc đăng ký thành công tại NOIP. Do thực tiễn thẩm định mới yêu cầu giải quyết triệt để sự nhầm lẫn giữa nhãn hiệu và tên thương mại của Bên chuyển nhượng, hợp đồng cần kèm theo một thỏa thuận hoặc phụ lục trong đó:

1. Bên Chuyển nhượng cam kết ngừng sử dụng tên thương mại tương tự trong lĩnh vực kinh doanh liên quan.
2. Ưu tiên, Bên Chuyển nhượng đồng ý chuyển giao toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh gắn liền với nhãn hiệu cho Bên nhận. Việc này đảm bảo NOIP chấp thuận hồ sơ và xác nhận nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ đã được chuyển giao hoàn toàn.
3.  

5. Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu

5.1 Hồ sơ đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tuân thủ quy định tại Nghị định 65/2023/NĐ-CP và bao gồm các tài liệu sau:

1. Tờ khai đăng ký: 02 Tờ khai đăng ký Hợp đồng Chuyển nhượng Quyền SHTT (Mẫu D.01 theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP). Tờ khai phải điền đầy đủ thông tin chi tiết về đối tượng (số VBBH) và các bên.
2. Hợp đồng chuyển nhượng: 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực. Nếu hợp đồng bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, cần có bản dịch kèm theo. Hợp đồng nhiều trang phải được ký xác nhận vào từng trang hoặc đóng dấu giáp lai.
3. Bản gốc Văn bằng bảo hộ: Bản gốc Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (hoặc giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu).
4. Văn bản đồng ý: Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng, nếu nhãn hiệu thuộc sở hữu chung.
5. Giấy ủy quyền: Nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện.
6. Chứng từ: Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

Đặc biệt, nếu nhãn hiệu được chuyển nhượng là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, hồ sơ phải bổ sung Quy chế sử dụng nhãn hiệu của Bên nhận chuyển nhượng và tài liệu chứng minh quyền nộp đơn của Bên nhận đối với loại nhãn hiệu đó.

5.2. Trình tự nộp hồ sơ, cơ quan tiếp nhận và thời hạn xử lý (NOIP)

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ là Cục Sở hữu Trí tuệ (NOIP). Các bên có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công của NOIP (yêu cầu có chữ ký số).

Quy trình xử lý tại NOIP bao gồm các bước sau:

1. Tiếp nhận và Phát hành số đơn.
2. Thẩm định hồ sơ chuyển nhượng: NOIP tiến hành thẩm định hình thức và nội dung để kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện hạn chế tại Điều 139 Luật SHTT (ví dụ: không gây nhầm lẫn với tên thương mại).
3. Ra quyết định xử lý: NOIP ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối.
4. Ghi nhận chủ sở hữu mới: Nếu hồ sơ hợp lệ, NOIP ghi nhận việc chuyển nhượng và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu mới.

Thời hạn xử lý hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu theo quy định là 02 tháng kể từ ngày NOIP tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Cần lưu ý rằng thời gian này không tính thời gian Bên nộp đơn sửa chữa thiếu sót. Do đó, việc chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, đặc biệt là giải quyết các vướng mắc về tên thương mại ngay từ đầu, là yếu tố then chốt để đảm bảo quy trình hoàn thành trong khung thời gian 02 tháng.

5.3. Phí, lệ phí nhà nước khi đăng ký chuyển nhượng

Các mức phí và lệ phí áp dụng cho việc đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu được quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính và được tổng hợp dưới đây:

Tổng Hợp Phí, Lệ Phí Đăng Ký Hợp Đồng Chuyển Nhượng Nhãn Hiệu:

Cần lưu ý rằng, nếu việc chuyển nhượng nhãn hiệu xảy ra sau khi đã có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, NOIP có thể yêu cầu thẩm định lại và công bố nội dung chuyển nhượng. Trong trường hợp này, người nộp đơn phải nộp thêm phí thẩm định đơn là 550.000 VNĐ cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ.

5.4. Những rủi ro pháp lý cần tránh khi ký Hợp đồng chuyển nhượng

Các rủi ro trong giao dịch chuyển nhượng nhãn hiệu thường liên quan đến hiệu lực hợp đồng và khả năng được ghi nhận tại NOIP.

Thứ nhất, rủi ro bị từ chối đăng ký do gây nhầm lẫn với Tên thương mại.

Như đã phân tích, đây là rủi ro trọng yếu nhất trong thực tiễn hiện nay. Do quy định tại Điều 139 Luật SHTT cấm chuyển nhượng gây nhầm lẫn về nguồn gốc, nếu nhãn hiệu được chuyển nhượng trùng/tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của Bên Chuyển nhượng, NOIP có thể từ chối hồ sơ. Các giải pháp pháp lý trước đây (chỉ đơn thuần tuyên bố từ bỏ) không còn được chấp nhận dễ dàng. Để giảm thiểu rủi ro này, các bên phải có thỏa thuận buộc Bên Chuyển nhượng chuyển giao hoặc chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng tên thương mại gây nhầm lẫn trong lĩnh vực kinh doanh liên quan, đôi khi phải cấu trúc giao dịch như việc mua lại một phần hoạt động kinh doanh kèm tài sản vô hình.

Thứ hai, rủi ro hợp đồng vô hiệu hoặc không có hiệu lực đối với bên thứ ba.

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực pháp lý đối với bên thứ ba khi được đăng ký tại NOIP. Nếu hợp đồng không được đăng ký, Bên nhận chuyển nhượng sẽ không được công nhận là chủ sở hữu hợp pháp trước pháp luật và không thể thực hiện quyền ngăn cấm (độc quyền) đối với hành vi xâm phạm của bên thứ ba. Điều này làm cho mục đích chính của việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu không đạt được.

Thứ tư, rủi ro tranh chấp về quyền đồng sở hữu.

Trong trường hợp nhãn hiệu thuộc sở hữu chung, hợp đồng chuyển nhượng cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các đồng chủ sở hữu. Việc thiếu sự đồng ý này sẽ khiến hồ sơ bị NOIP từ chối xử lý, dẫn đến tranh chấp giữa các đồng chủ sở hữu và Bên nhận chuyển nhượng.

5.5. Thuế chuyển nhượng nhãn hiệu (Thuế TNCN/TNDN)

Nghĩa vụ thuế được xác định dựa trên chủ thể chuyển nhượng và bản chất giao dịch (chuyển nhượng quyền sở hữu hay li-xăng).

Thuế thu nhập cá nhân (Đối với Chủ sở hữu là cá nhân) - Thu nhập nhận được từ chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (bao gồm nhãn hiệu) thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân.

• Căn cứ tính thuế: Thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu VNĐ nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng. Ngưỡng miễn thuế 10 triệu VNĐ này được tính trên mỗi hợp đồng chuyển nhượng cho cùng một đối tượng SHTT.
• Thuế suất: Áp dụng thuế suất toàn phần 5%.
• Thời điểm tính thuế: Thuế được tính tại thời điểm trả tiền bản quyền/thanh toán theo hợp đồng.

Mức thuế suất 5% cố định này được áp dụng cho thu nhập từ "bản quyền," bao gồm cả chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, khiến giao dịch chuyển nhượng tài sản vô hình đối với cá nhân có lợi về mặt thuế suất.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Đối với Chủ sở hữu là doanh nghiệp), gồm:

• Doanh nghiệp Việt Nam: Thu nhập từ việc chuyển nhượng nhãn hiệu được hạch toán vào Thu nhập khác, chịu mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp phổ thông (thường là 20%).
• Nhà thầu nước ngoài (FCT): Đối với thu nhập từ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (Licensing/Royalty) mà doanh nghiệp nước ngoài nhận được, tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu là 10%.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) - Việc phân loại giao dịch có ảnh hưởng quyết định đến GTGT:

• Chuyển nhượng Quyền sở hữu (Assignment): Thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ thuộc diện miễn thuế GTGT.
• Chuyển quyền sử dụng (Licensing): Hoạt động này chịu thuế GTGT. Nếu áp dụng cho nhà thầu nước ngoài, thuế GTGT là 5% (phương pháp trực tiếp) hoặc 10% (phương pháp khấu trừ).

Để được hưởng ưu đãi miễn thuế GTGT, các bên cần cấu trúc hợp đồng thật rõ ràng, khẳng định đây là giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu (mua bán tài sản vô hình) chứ không phải chuyển quyền sử dụng (dịch vụ).

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng nhãn hiệu hoặc chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu. Vui lòng trao đổi trực tiếp với chúng tôi qua số: 0986.386.648 để được tư vấn và báo giá chi tiết dịch vụ đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu hợp pháp.