Mục lục bài viết

1. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

Căn cứ Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, một nhãn hiệu sẽ được xem là nhãn hiệu nổi tiếng nếu thỏa mãn các tiêu chí sau đây:
 
- Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;
- Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;
- Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;
- Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
- Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
- Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;
- Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng;
- Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.
Ví dụ như Google, faebook,..  phạm vi bảo hộ được mở rộng

2. Ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng

 - Các nhãn hiệu nổi tiếng được pháp luật Việt Nam bảo hộ theo quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ và phù hợp với quy định tại Điều 6bis Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp.
" Điều 6bis. [Nhãn hiệu: Nhãn hiệu nổi tiếng]
 
(1) Một cách mặc nhiên nếu luật quốc gia cho phép điều đó, hoặc theo đề nghị của bên có liên quan, các nước thành viên của Liên minh có trách nhiệm từ chối hoặc huỷ bỏ đăng ký, ngăn cấm việc sử dụng nhãn hiệu mà nhãn hiệu đó là sự sao chép, bắt chước, biên dịch, và có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được cơ quan có thẩm quyền của nước đăng ký hoặc nước sử dụng coi là nhãn hiệu nổi tiếng tại nước đó của người được Công ước cho hưởng lợi thế sử dụng nhãn hiệu đó trên các loại hàng hoá giống hoặc tương tự. Những quy định này cũng được áp dụng trong trường hợp thành phần chủ yếu của nhãn hiệu là sự sao chép của bất kỳ nhãn hiệu nổi tiếng nào hoặc là sự bắt chước có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đó.
 
(2) Thời hạn được yêu cầu huỷ bỏ nhãn hiệu như vậy: không ít hơn 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu. Các nước thành viên của Liên minh có quyền quy định thời hạn theo đó có thể yêu cầu cấm sử dụng nhãn hiệu.
 
(3) Không được phép quy định thời hạn yêu cầu huỷ bỏ hoặc ngăn cấm việc sử dụng những nhãn hiệu được đăng ký hoặc được sử dụng với dụng ý xấu."
 
-  Quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ và thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu đó mà không cần thủ tục đăng ký. Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể sử dụng các tài liệu quy định tại điểm 42.3 của Thông tư này để chứng minh quyền sở hữu của mình đối với nhãn hiệu và chứng minh nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện để được coi là nổi tiếng.
 
-Tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu và chứng minh sự nổi tiếng của nhãn hiệu có thể bao gồm các thông tin về phạm vi, quy mô, mức độ, tính liên tục của việc sử dụng nhãn hiệu, trong đó có thuyết minh về nguồn gốc, lịch sử, thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; số lượng quốc gia nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc được thừa nhận là nhãn hiệu nổi tiếng; danh mục các loại hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu được lưu hành, doanh số bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ; số lượng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được sản xuất, tiêu thụ; giá trị tài sản của nhãn hiệu, giá chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu; đầu tư, chi phí cho quảng cáo, tiếp thị nhãn hiệu, kể cả cho việc tham gia các cuộc triển lãm quốc gia và quốc tế; các vụ việc xâm phạm, tranh chấp và các quyết định, phán quyết của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền; số liệu khảo sát người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu thông qua mua bán, sử dụng và quảng cáo, tiếp thị; xếp hạng, đánh giá uy tín nhãn hiệu của tổ chức quốc gia, quốc tế, phương tiện thông tin đại chúng; giải thưởng, huy chương mà nhãn hiệu đã đạt được; kết quả giám định của tổ chức giám định về sở hữu trí tuệ.
 
- Trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng được công nhận dẫn đến quyết định xử lý xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng đó theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 129 của Luật Sở hữu trí tuệ hoặc dẫn đến quyết định không bảo hộ nhãn hiệu khác theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 74 của Luật Sở hữu trí tuệ thì nhãn hiệu nổi tiếng đó sẽ được ghi nhận vào Danh mục nhãn hiệu nổi tiếng được lưu giữ tại Cục Sở hữu trí tuệ để làm thông tin tham khảo phục vụ công tác xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

3. Quy định của pháp luật về nhãn hiệu gây nhầm lẫn

Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được quy định tại Khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019 gồm các hành vi sau đây:
 
- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó.
- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.
- Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.
- Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng
Như vậy, đối với các hành vi sao chép, làm nhãn hiệu tương tự tới mức gây nhầm lẫn mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì đều bị xem là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, từ hành vi đó sẽ tạo ra yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.

4. Dấu hiệu nhãn hiệu trùng

Dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đối chứng: dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu đối chứng nếu dấu hiệu đó giống hệt nhãn hiệu đối chứng về cấu trúc, nội dung, ý nghĩa và hình thức thể hiện. (Điểm b Khoản 39.8 Điều 39 Thông tư 01/2007)
 
Trong đó, nhãn hiệu đối chứng có thể hiểu là các nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ hoặc được thừa nhận bảo hộ tại Việt Nam (kể cả nhãn hiệu nổi tiếng); hoặc các đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp sớm hơn hoặc có ngày ưu tiên sớm hơn; hoặc các đơn đăng ký nhãn hiệu đã hết hiệu lực nhưng chưa quá năm năm (trừ trường hợp bị chấm dứt hiệu lực vì không sử dụng theo quy định của Luật SHTT).
 
Khi đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối cục SHTT sẽ đưa ra bằng chứng là: Văn bằng bảo hộ/đơn đăng ký nhãn hiệu trước đó làm cơ sở từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu dự định đăng ký (Nhãn hiệu đối chứng).

5. Dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng 

Điều kiện cho rằng nhãn hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn

Điều kiện thứ nhất, dấu hiệu đó gần giống với nhãn hiệu đối chứng về: cấu trúc hoặc/và nội dung hoặc/và cách phát âm hoặc/và ý nghĩa hoặc/và hình thức thể hiện; đồng thời sản phẩm, dịch vụ phải tương tự sản phẩm, dịch vụ đối chứng.
- Phát âm : Đối với những dấu hiệu chữ bị trùng hay tương tự đến mức gây nhầm lẫn về phát âm thì dấu hiệu đó phải gần giống với dấu hiệu đối chứng về cách phát âm đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc thì sẽ gây ra sự tương tự.Trường hợp dấu hiệu có cách viết khác nhau, nhưng do cách phát âm theo một trong những ngôn ngữ phổ biến ở Việt Nam giống nhau thì vẫn có thể gây ra sự tương tự.
-  Cấu trúc : Đối với những dấu hiệu chữ, trường hợp cấu trúc từ có khác nhau (thêm vào phụ âm/nguyên âm giống phụ âm/nguyên âm liền kề) thì khả năng tương tự là cao.
Ví dụ: l CEMMA và CEMAAR - l EVIT và ENVIT
Trường hợp cấu trúc từ tương tự gây nhầm lẫn và dùng thêm gạch ngang (-) giữa các thành phần thì thường tương tự gây nhầm lẫn về kết cấu chữ và phát âm và cần từ chối bảo hộ.
- Ý nghĩa : Đối với cả dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình thì khi có dấu hiệu bị trùng hoặc tương tự tới mức nhầm lẫn đối với dấu hiệu đối chứng về mặt ý nghĩa (nội dung) thì cần so sánh về mặt ý nghĩa của hai nhãn hiệu. Cụ thể, dấu hiệu bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với dấu hiệu đối chứng nếu: Dấu hiệu đó gần giống với dấu hiệu đối chứng về ý nghĩa (nội dung) và đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc.
Ví dụ: Hình một con đại bàng và hình nhiều con đại bàng và Hình một bông hoa hồng và hình nhiều bông hoa hồng hoặc redsun và mặt trời đỏ . Ví dụ: GIRL-OK tương tự gây nhầm lẫn với GYRLOK và GINLOK
- Ấn tượng tổng thể

Dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình được xem là bị trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với dấu hiệu đối chứng về mặt ấn tượng tổng thể khi toàn bộ hoặc phần chủ yếu của dấu hiệu và toàn bộ hoặc phần chủ yếu của đối chứng được trình bày theo cùng một phong cách, trong đó màu sắc của dấu hiệu/đối chứng được coi là một yếu tố của phong cách trình bày.

Phần chủ yếu của dấu hiệu/đối chứng” được hiểu là một hoặc một số yếu tố kết hợp với nhau, tạo thành một bộ phận của dấu hiệu/đối chứng, có ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng cảm nhận của người tiêu dùng, có tác dụng gây ấn tượng cho người tiêu dùng khi tiếp xúc với hàng hoá, dịch vụ. Dấu hiệu/đối chứng có thể bao gồm hai hoặc một số phần chủ yếu.

Điều kiện thứ hai, dấu hiệu gần giống đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc (Điểm c, Khoản 39.8 Thông tư 01/2007/TT-CP, sửa đổi bổ sung 2016)

39.8 Đánh giá sự tương tự đến mức gây nhầm lẫn của dấu hiệu yêu cầu đăng ký với nhãn hiệu khác

a) Để đánh giá dấu hiệu yêu cầu đăng ký nêu trong đơn có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác (sau đây gọi là “nhãn hiệu đối chứng”) hay không, cần phải so sánh về cấu trúc, nội dung, cách phát âm (đối với dấu hiệu chữ), ý nghĩa và hình thức thể hiện của dấu hiệu (đối với cả dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình), đồng thời phải tiến hành so sánh hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng theo quy định tại điểm này.

b) Dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đối chứng: dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu đối chứng nếu dấu hiệu đó giống hệt nhãn hiệu đối chứng về cấu trúc, nội dung, ý nghĩa và hình thức thể hiện.

c) Dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng nếu:

(i) Dấu hiệu đó gần giống với nhãn hiệu đối chứng về cấu trúc hoặc/và nội dung hoặc/và cách phát âm hoặc/và ý nghĩa hoặc/và hình thức thể hiện đến mức làm cho người tiêu dùng tưởng lầm rằng hai đối tượng đó là một hoặc đối tượng này là biến thể của đối tượng kia hoặc hai đối tượng đó có cùng một nguồn gốc;

(ii) Dấu hiệu chỉ là bản phiên âm hoặc dịch nghĩa từ nhãn hiệu đối chứng nếu nhãn hiệu đối chứng là nhãn hiệu nổi tiếng.

Đối với nhãn hiệu nổi tiếng (Nhãn hiệu có uy tín, được sử dụng rộng rãi, lâu dài, được người tiêu dùng biết đến trên toàn lãnh thổ Việt Nam và đáp ứng đủ các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ) quy định có phần đặc biệt hơn, theo đó dấu hiệu là bản phiên âm hoặc dịch nghĩa từ nhãn hiệu nổi tiếng vẫn có thể được xem là dấu hiệu tương tự.
Ví dụ Lvie - nước khoáng với Lavi -sữa