Có được cho công ty khác sử dụng nhãn hiệu khi công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hay không?

Nhãn hiệu, với tư cách là "gương mặt thương hiệu" của doanh nghiệp, là đối tượng đi đầu trong xu hướng thương mại hóa này. Thay vì giữ khư khư quyền sở hữu để độc quyền khai thác, các doanh nghiệp hiện đại ngày càng tận dụng cơ chế Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (Li-xăng) như một chiến lược đòn bẩy để mở rộng thị trường, tối đa hóa dòng doanh thu và nâng cao giá trị thương hiệu mà không cần đầu tư vốn trực tiếp vào hạ tầng sản xuất hay phân phối tại các thị trường mới.

1. Có được cho công ty khác sử dụng nhãn hiệu khi công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hay không?

Theo quy định tại Điều 123 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2025 (Luật SHTT), chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có các quyền tài sản sau đây:

• Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.
• Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.
• Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp.

Cụ thể hóa quyền này đối với nhãn hiệu, Khoản 1 Điều 141 Luật SHTT quy định rõ: "Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình".

Như vậy, khi công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được quyền cho công ty khác sử dụng nhãn hiệu của công ty mình. 

Về mặt thuật ngữ pháp lý, hành vi "cho thuê thương hiệu" hay "nhượng quyền sử dụng" được gọi chính xác là Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, thường được biết đến với thuật ngữ quốc tế là Li-xăng.

Khác với việc chuyển nhượng (bán đứt), li-xăng là một giao dịch trong đó quyền sở hữu vẫn thuộc về bên chuyển quyền, trong khi bên nhận quyền chỉ có quyền khai thác nhãn hiệu trong một khoảng thời gian, không gian và phạm vi nhất định. Giao dịch này bắt buộc phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản để đảm bảo giá trị pháp lý và làm căn cứ giải quyết tranh chấp.

Một nguyên tắc bất di bất dịch trong hoạt động li-xăng là: Chủ sở hữu chỉ có thể cho thuê những gì mình thực sự sở hữu hợp pháp. Do đó, điều kiện tiên quyết để thực hiện chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là nhãn hiệu đó phải đang trong thời hạn bảo hộ hợp pháp tại Việt Nam.

Điều này bao hàm các yếu tố:

• Đã được cấp Văn bằng bảo hộ: Đơn đăng ký nhãn hiệu đang trong quá trình thẩm định chưa phát sinh quyền sở hữu công nghiệp xác lập, do đó chưa thể là đối tượng của hợp đồng li-xăng (trừ khi các bên có thỏa thuận dân sự khác về việc cam kết chuyển giao trong tương lai, nhưng rủi ro pháp lý rất cao).
• Chưa bị chấm dứt hoặc hủy bỏ hiệu lực: Nếu nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực (ví dụ: do không gia hạn, hoặc không sử dụng liên tục trong 5 năm), hợp đồng li-xăng liên quan cũng sẽ đương nhiên chấm dứt hiệu lực theo.

Luật SHTT 2022 cũng bổ sung các căn cứ mới về việc hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu nếu việc sử dụng nhãn hiệu bởi bên nhận quyền làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm duy trì giá trị pháp lý của nhãn hiệu từ phía chủ sở hữu.

2. Các hình thức chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phổ biến

Việc lựa chọn hình thức li-xăng không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là bài toán chiến lược kinh doanh. Tùy thuộc vào mục tiêu thâm nhập thị trường và mức độ kiểm soát mong muốn, chủ sở hữu có thể lựa chọn một trong ba hình thức chính sau đây:

2.1. Hợp đồng độc quyền 

Đây là hình thức chuyển giao quyền lực cao nhất và hạn chế quyền của chủ sở hữu nhiều nhất. Bên chuyển quyền cam kết chỉ chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho một bên nhận quyền duy nhất trong phạm vi và thời hạn đã thỏa thuận. Đặc biệt, trong phạm vi đó, chính bên chủ sở hữu (bên chuyển quyền) cũng không được phép sử dụng nhãn hiệu và không được phép ký kết hợp đồng li-xăng với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

 Thường được áp dụng khi bên nhận quyền phải bỏ ra chi phí đầu tư ban đầu rất lớn (xây dựng nhà máy, hệ thống phân phối độc quyền) và cần sự đảm bảo tuyệt đối rằng họ sẽ không bị cạnh tranh bởi chính chủ thương hiệu hoặc các đối thủ khác trong cùng khu vực. Nếu chủ sở hữu vi phạm (tự ý sử dụng hoặc cấp quyền cho bên thứ 3), bên nhận quyền độc quyền có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.

2.2. Hợp đồng không độc quyền 

Đây là hình thức phổ biến nhất trong nền kinh tế hiện đại, đặc biệt là trong các mô hình nhượng quyền thương mại (franchising) hoặc merchandising (cấp quyền sử dụng hình ảnh thương hiệu lên các sản phẩm tiêu dùng). 

Bên chuyển quyền có quyền ký kết hợp đồng sử dụng nhãn hiệu với nhiều bên nhận quyền khác nhau trong cùng một khoảng thời gian và không gian. Đồng thời, bên chuyển quyền vẫn giữ quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho chính mình. Phù hợp với mục tiêu phủ sóng thị trường nhanh chóng. Ví dụ: Một thương hiệu cà phê có thể cấp li-xăng không độc quyền cho hàng trăm cửa hàng tại Việt Nam. Tối đa hóa dòng tiền từ phí li-xăng từ nhiều nguồn; giảm rủi ro phụ thuộc vào một đối tác duy nhất.

2.3. Hợp đồng sử dụng thứ cấp 

Đây là mô hình "cấp quyền lại", tạo ra cấu trúc phân phối quyền sử dụng nhiều tầng (tier). Bên nhận quyền ban đầu (Bên A) ký hợp đồng cho phép một bên thứ ba (Bên B) sử dụng nhãn hiệu đó.

Theo Khoản 3 Điều 142 Luật SHTT, bên nhận quyền không được phép ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép. Sự cho phép này phải được thể hiện rõ ràng bằng văn bản (trong hợp đồng gốc hoặc văn bản chấp thuận riêng). Phạm vi của hợp đồng thứ cấp không được vượt quá phạm vi của hợp đồng li-xăng gốc. Chủ sở hữu cần kiểm soát chặt chẽ li-xăng thứ cấp vì càng nhiều tầng trung gian, khả năng kiểm soát chất lượng và hình ảnh thương hiệu càng giảm sút.

Bảng tóm tắt các hình thức Li-xăng

3. Điều kiện và hạn chế khi cho phép sử dụng nhãn hiệu 

Việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu mang lại lợi ích kinh tế nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn: sự suy giảm uy tín thương hiệu nếu bên nhận quyền cung cấp sản phẩm/dịch vụ kém chất lượng. Để phòng ngừa rủi ro này, pháp luật và thực tiễn hợp đồng đặt ra các rào cản kỹ thuật quan trọng.

3.1. Nghĩa vụ kiểm soát chất lượng hàng hóa/dịch vụ

Đây là "trái tim" của một hợp đồng li-xăng bền vững. Một nhãn hiệu sinh ra để chỉ dẫn nguồn gốc và đảm bảo chất lượng nhất quán. Nếu việc li-xăng làm phá vỡ sự nhất quán này, nhãn hiệu đó sẽ mất đi chức năng vốn có.

Điểm h Khoản 1 Điều 95 Luật SHTT (được sửa đổi bởi Luật 2022) quy định văn bằng bảo hộ có thể bị chấm dứt hiệu lực nếu việc sử dụng nhãn hiệu bởi chủ sở hữu hoặc người được cho phép (bên nhận li-xăng) làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về bản chất, chất lượng hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ. Hợp đồng li-xăng bắt buộc phải có điều khoản quy định bên nhận quyền phải tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng do bên chuyển quyền thiết lập. Bên chuyển quyền phải có quyền kiểm tra, lấy mẫu, giám sát quy trình sản xuất định kỳ hoặc đột xuất.

 Nếu chủ sở hữu chỉ thu tiền mà buông lỏng quản lý chất lượng, tòa án hoặc cơ quan chức năng có thể tuyên bố nhãn hiệu bị mất hiệu lực do đã trở thành công cụ lừa dối người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm.

3.2. Ghi chỉ dẫn nguồn gốc sản phẩm

Để minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Khoản 4 Điều 142 Luật SHTT quy định bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

Nội dung ghi: Thường là dòng chữ "Sản xuất dưới sự cho phép của" hoặc "Under license of [Owner Name]".

Mục đích:

• Tránh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nhà sản xuất thực tế.
• Khẳng định quyền sở hữu vẫn thuộc về bên chuyển quyền, ngăn chặn bên nhận quyền xác lập quyền sở hữu thực tế thông qua quá trình sử dụng lâu dài.

Đối với nhãn hiệu tập thể (loại nhãn hiệu dùng chung cho các thành viên của một tổ chức, ví dụ: Nhãn hiệu "Gốm Bát Tràng"), pháp luật đặt ra hạn chế nghiêm ngặt hơn. Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

Quy định này nhằm bảo vệ tính chất "cộng đồng" và các đặc tính chất lượng đặc thù gắn liền với quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, ngăn chặn việc thương mại hóa bừa bãi làm loãng giá trị danh tiếng của tập thể.

Cần nhấn mạnh rằng trong mọi hình thức li-xăng, quyền sở hữu không bao giờ chuyển dịch. Bên nhận quyền chỉ có quyền sử dụng. Mọi uy tín phát sinh từ quá trình sử dụng nhãn hiệu bởi bên nhận quyền sẽ đương nhiên thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu (Bên chuyển quyền). Điều khoản này cần được ghi nhận rõ trong hợp đồng để tránh tranh chấp khi thanh lý hợp đồng.

4. Thủ tục thực hiện hợp đồng và đăng ký 

Quy trình thực hiện li-xăng nhãn hiệu đã có sự thay đổi mang tính bản lề với Luật SHTT sửa đổi 2022, chuyển từ cơ chế đăng ký để có hiệu lực sang cơ chế đăng ký để đối kháng. Sự thay đổi này thể hiện tư duy Procedural Intent hiện đại, giảm bớt thủ tục hành chính nhưng tăng trách nhiệm tự chủ của doanh nghiệp.

4.1. Nội dung bắt buộc trong hợp đồng Li-xăng

Theo Điều 144 Luật SHTT, hợp đồng sử dụng nhãn hiệu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây để đảm bảo tính pháp lý và khả năng thực thi :

- Thông tin chủ thể: Tên và địa chỉ đầy đủ của Bên chuyển quyền và Bên nhận quyền.

- Căn cứ chuyển giao: Số Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Văn bằng bảo hộ) đang có hiệu lực.

- Phạm vi chuyển giao:

• Loại hợp đồng (Độc quyền/Không độc quyền/Thứ cấp).
• Giới hạn đối tượng (Toàn bộ danh mục sản phẩm/dịch vụ hay chỉ một phần).
• Giới hạn lãnh thổ (Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam hay khu vực địa lý cụ thể).

- Thời hạn hợp đồng: Xác định rõ thời gian (ví dụ: 5 năm, 10 năm) nhưng phải nằm trong thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ.

- Giá chuyển giao (Phí Li-xăng): Mức giá cố định hoặc phần trăm doanh thu. Phương thức và thời hạn thanh toán.

- Quyền và nghĩa vụ: Quy định chi tiết về kiểm soát chất lượng, ghi nhãn, xử lý xâm phạm quyền, và giải quyết tranh chấp.

4.2. Vấn đề đăng ký với cục sở hữu trí tuệ 

Trước Luật 2022 (Luật 2005/2009/2019): Hợp đồng li-xăng bắt buộc phải đăng ký tại Cục SHTT mới có hiệu lực pháp luật. Nếu không đăng ký, hợp đồng coi như vô hiệu.

Theo Luật SHTT 2022 (Điều 148): Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên. Việc đăng ký tại Cục SHTT không còn là điều kiện để hợp đồng phát sinh hiệu lực.

Mặc dù không bắt buộc để hợp đồng có hiệu lực nội bộ, nhưng Khoản 3 Điều 148 (sửa đổi) quy định rằng hợp đồng sử dụng các đối tượng SHCN (trong đó có nhãn hiệu) khi đăng ký sẽ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba Hiệu lực đối kháng .

Bảo vệ trước bên thứ ba xâm phạm: Nếu hợp đồng được đăng ký, Bên nhận quyền có tư cách pháp lý rõ ràng (được ghi nhận trên Công báo SHCN) để trực tiếp yêu cầu cơ quan thực thi (Công an, Quản lý thị trường, Tòa án) xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu của bên thứ ba. Nếu không đăng ký, Bên nhận quyền thường phải phụ thuộc vào Bên chủ sở hữu để khởi kiện, gây chậm trễ và rủi ro.

Bảo vệ quyền lợi khi có tranh chấp quyền sở hữu: Trong trường hợp nhãn hiệu bị chuyển nhượng cho một chủ sở hữu mới, việc hợp đồng li-xăng đã được đăng ký sẽ đảm bảo quyền lợi của Bên nhận quyền được bảo vệ và tiếp tục thực hiện đối với chủ sở hữu mới (tương tự quyền thuê tài sản).

=> Dù không bắt buộc để hợp đồng "sống", nhưng đăng ký là bước "bảo hiểm" cần thiết để hợp đồng "khỏe" trước các biến động bên ngoài.

4.3. Quy trình và hồ sơ đăng ký

Thủ tục đăng ký hợp đồng li-xăng (ghi nhận chuyển quyền sử dụng) được thực hiện tại Cục Sở hữu trí tuệ với các bước sau:

Hồ sơ gồm:

• 02 Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng (Mẫu số 02-HĐSD).
• 01 Bản gốc hoặc bản sao chứng thực Hợp đồng li-xăng.
• 01 Bản sao Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.
• Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu có).
• Giấy ủy quyền (nếu nộp qua đại diện SHCN).
• Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Chi phí nhà nước:

• Phí thẩm định hồ sơ: 230.000 VNĐ/Văn bằng.
• Phí công bố Quyết định: 120.000 VNĐ/đơn.
• Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 120.000 VNĐ/đơn.

Thời gian xử lý: Theo quy định là 02 tháng, tuy nhiên thực tế có thể kéo dài hơn tùy thuộc vào lượng đơn tại Cục.

5. Phân biệt chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng

Sự nhầm lẫn giữa Chuyển nhượng và Chuyển quyền sử dụng có thể dẫn đến những quyết định sai lầm chiến lược. Dưới đây là bảng phân tích so sánh chi tiết:

Kết luận

Từ góc độ pháp lý, có thể khẳng định rằng chủ sở hữu nhãn hiệu hoàn toàn có quyền cho công ty khác sử dụng nhãn hiệu của mình sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Đây là một trong những quyền tài sản quan trọng của chủ sở hữu nhãn hiệu, cho phép doanh nghiệp khai thác tối đa giá trị thương mại của nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Tuy nhiên, việc cho phép sử dụng nhãn hiệu không phải là quyền tuyệt đối mà phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, bảo đảm các điều kiện về hình thức hợp đồng, phạm vi sử dụng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu và nghĩa vụ đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong những trường hợp luật định. Việc tuân thủ đầy đủ các quy định này không chỉ bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu mà còn bảo đảm quyền lợi của bên được chuyển quyền và người tiêu dùng.

Mọi vướng mắc pháp lý vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162 để được đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của Công ty luật Minh Khuê tư vấn, giải đáp chi tiết.Chúng tôi rất hân hạnh khi nhận được sự hợp tác của quý khách hàng. Xin chân thành cảm ơn!