Nội dung được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900.6162

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi năm 2009, 2019

2. Xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tác phẩm mỹ thuật ứng dụng

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Theo pháp luật SHTT Việt Nam, nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện:

(i) là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;

(ii) có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác;

(iii) không thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 73 và Điều 74 Luật SHTT.

Như vậy, bất kỳ dấu hiệu nào nếu thỏa mãn các điều kiện nêu trên đều có thể được pháp luật bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu. Trong khi đó, Điều 15(2) Nghị định của Chính phủ số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 quy định tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy như: biểu trưng; hàng thủ công mỹ nghệ; hình thức thể hiện trên sản phẩm, bao bì sản phẩm.

Với các quy định trên, chúng tôi cho rằng một biểu tượng, hình ảnh, logo của doanh nghiệp, hình ảnh các nhân vật trong các cuốn truyện tranh và/hoặc các dấu hiệu khác đều có khả năng được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu và/hoặc tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Theo quy định của pháp luật SHTT, dấu hiệu muốn được bảo hộ là nhãn hiệu thì chủ sở hữu phải tiến hành thủ tục xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu tại Cục SHTT Việt Nam theo thủ tục, trình tự được pháp luật quy định chặt chẽ, trong đó có bước xét nghiệm nội dung nhằm đánh giá khả năng bảo hộ. Trong khi đó, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được bảo hộ một cách tự động mà không cần qua bất cứ thủ tục xác lập quyền nào (mặc dù, trên thực tế, chủ sở hữu các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng thường đăng ký bảo hộ các tác phẩm này tại Cục bản quyền tác giả Việt Nam, tuy nhiên việc đăng ký các tác phẩm này không có ý nghĩa như một thủ tục xác lập quyền nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trên thực tế). Điều này làm tăng khả năng một dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn được một chủ thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhưng được chủ thể khác đăng ký bảo hộ tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và đều được cấp văn bằng bảo hộ, do đó làm phát sinh hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ quyền tác giả và nhãn hiệu.

Vụ tranh chấp giữa Công ty THHH thể thao Hải Yến (Công ty Hải Yến) và Công ty THHH thể thao Ngôi Sao (Công ty Ngôi sao) là một ví dụ điển hình. Công ty Hải Yến đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “Hải Yến” cùng hình logo và đã được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 63441 ngày 7/6/2005 và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 73165 ngày 23/6/2006. Năm 2008, Công ty Ngôi sao đăng ký bảo hộ logo của công ty dưới hình thức tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tại Cục bản quyền tác giả Việt Nam. Tháng 3.2008, Cục Bản quyền tác giả đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 630 cho Công ty Ngôi Sao. Trên thực tế, nhãn hiệu của Công ty Hải Yến có chứa đựng Logo tương tự như Logo của công ty Ngôi sao. Do đó, Giám đốc Công ty Ngôi sao cho rằng nhãn hiệu của Công ty Hải Yến đã xâm phạm quyền tác giả đối với Logo của Công ty Ngôi sao và yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm. Nhưng Giám đốc Công ty Hải Yến cho rằng chính Công ty Ngôi sao mới là bên vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu Hải Yến. Trong trường hợp này, đã có sự xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tác phẩm mỹ thuật ứng dụng nên một trong hai văn bằng bảo hộ nêu trên cần bị hủy bỏ. Cuối cùng, Cục Bản quyền tác giả đã có quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với logo của Công ty Ngôi Sao vì cho rằng đã có sự khai báo không trung thực trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

3. Xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Theo Điều 79 Luật SHTT Việt Nam, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện:

(i) sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

(ii) sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định;

(iii) không thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 80 Luật SHTT.

Tuy nhiên, cũng theo Luật SHTT, tên khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu thông thường hoặc nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận nếu đáp ứng các điều kiện bảo hộ cho các loại nhãn hiệu tương ứng trên. Ví dụ, sữa bò Ba Vì và Hình được bảo hộ là nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm sữa từ ngày 20/01/2009 theo văn bằng bảo hộ số 4-0118140-000. Nhãn hiệu chứng nhận cũng được bảo hộ cho cà phê Di Linh và hình, trà Blao và hình… Trong trường hợp nếu có các chủ thể khác nhau cùng tiến hành đăng ký tên địa danh (tên địa phương, khu vực) cho các đối tượng khác nhau của quyền SHTT là nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý thì lúc này sẽ làm phát sinh hiện tượng xung đột quyền.

Vụ tranh chấp nhãn hiệu Tân Triều là một ví dụ điển hình. Nhãn hiệu “Tân Triều” đã được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 97289 ngày 11-12-2006 cho DNTN Quê Hương Tân Triều cho nhiều mặt hàng liên quan tới trái bưởi như: nem bưởi, trái bưởi, rượu bưởi… Nhãn hiệu này đã được doanh nghiệp trên sử dụng từ năm 2006. Tháng 9-2009, Sở Khoa học công nghệ (KHCN) Đồng Nai triển khai dự án “Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm bưởi Tân Triều huyện Vĩnh Cửu”. Năm 2011 khi dự án đã gần hoàn thành thì Cục SHTT Việt Nam cho biết dấu hiệu “Tân Triều” đã được bảo hộ là nhãn hiệu, do đó không thể được xác lập quyền SHCN với danh nghĩa là chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, từ năm 2005, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 8331 ngày 23-12-2005 về việc “Không chấp nhận cho sử dụng địa danh Tân Triều, Biên Hòa” làm nhãn hiệu hàng hóa. Theo nội dung văn bản này, tỉnh Đồng Nai không chấp thuận cho DNTN Quê Hương sử dụng tên địa danh “Tân Triều, Biên Hòa” như nhãn hiệu hàng hóa hay yếu tố cấu thành nhãn hiệu hàng hóa để nộp đơn yêu cầu bảo hộ quyền SHTT. Doanh nghiệp này chỉ được phép sử dụng địa danh Biên Hòa, Tân Triều gắn trên sản phẩm bưởi với điều kiện sản phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ từ địa bàn huyện Vĩnh Cửu và đạt yêu cầu về phẩm chất, chất lượng do Hội làm vườn huyện Vĩnh Cửu và cơ quan quản lý quy định. Nhưng DNTN Quê Hương vẫn tiến hành đăng ký xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu “Tân Triều” và đã được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ. Trong trường hợp này dấu hiệu “Tân Triều” không thể được bảo hộ đồng thời dưới danh nghĩa là nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Do đó, sau khi thương lượng không đạt được kết quả, Giấy chứng nhận độc quyền sử dụng nhãn hiệu của DNTN Quê Hương Tân Triều đã bị yêu cầu hủy bỏ.

4. Xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Thoạt nhìn thì có vẻ không có hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ hai đối tượng này. Như trên thực tế, kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm có thể chứa đựng dấu hiệu/ các dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của chủ thể khác. Ví dụ, Công ty ADIDAS AG, địa chỉ Adi-Dassler-Strasse, 91074 Herzogenaurach (DE) (sau đây gọi là ADIDAS) đã yêu cầu Cục SHTT Việt Nam xem xét hủy bỏ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 14507 cấp ngày 28/6/2010 và Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 14608 cấp ngày 10/7/2010 của doanh nghiệp giày tư nhân Á Châu vì cho rằng trong kiểu dáng công nghiệp theo các văn bằng bảo hộ trên có chứa hình “bốn sọc” – yếu tố thực hiện chức năng nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “hình 3 sọc” của ADIDAS AG và “việc Á Châu sử dụng “hình 4 sọc” cho kiểu dáng “giày” của mình là hành vi có dụng ý xấu nhằm cạnh tranh không lành mạnh với ADIDAS AG.

5. Xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại

Theo khoản 21 Điều 4 Luật SHTT Việt Nam, tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khu vực kinh doanh là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng. Kết cấu của tên thương mại gồm hai phần: Phần mô tả và phần phân biệt (tên riêng). Để được pháp luật SHTT bảo hộ dưới danh nghĩa là tên thương mại của tổ chức, cá nhân, cần phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 78 Luật SHTT, bao gồm:

(i) Chứa thành phần tên riêng để phân biệt;

(ii) Không trùng và tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước đó;

(iii) Không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với tên thương mại của người khác đã sử dụng trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Quyền SHCN đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với khu vực (lãnh thổ) và lĩnh vực kinh doanh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký. Trong khi đó, theo khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020, tên doanh nghiệp bao gồm hai thành tố sau:

(i) loại hình doanh nghiệp;

(ii) tên riêng của doanh nghiệp.

Việc đăng ký tên doanh nghiệp được tiến hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thông thường, tên của doanh nghiệp cũng chính là tên thương mại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tên thương mại chỉ được bảo hộ khi được sử dụng trên thực tế. Việc đăng ký tên gọi của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong thủ tục kinh doanh không được coi là sử dụng tên gọi đó mà chỉ là một điều kiện để việc sử dụng tên gọi đó được coi là hợp pháp. Trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp đã lấy chính tên thương mại của mình để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Và vì nhiều lý do khác nhau, có rất nhiều trường hợp tên thương mại của một doanh nghiệp trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại và/hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ của chủ thể khác. Từ đây đã làm phát sinh hiện tượng xung đột quyền trong việc bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại.

Xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại xảy ra khi: (i) dấu hiệu được bảo hộ trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn; (ii) các dấu hiệu này được bảo hộ đồng thời dưới hình thức tên thương mại và nhãn hiệu; (iii) các dấu hiệu này được bảo hộ cho các chủ thể quyền khác nhau.

6. Giải quyết hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại

Pháp luật SHTT Việt Nam đã có những quy định nhằm ngăn ngừa và giải quyết hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại. Cụ thể, Điều 73(5) Luật SHTT quy định trường hợp nhãn hiệu không được bảo hộ nếu chứa đựng: “Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ”. Liên quan đến tên thương mại, theo quy định trên, nếu nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đến mức gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của sản phẩm thì sẽ không được pháp luật bảo hộ.

Điều 74(2) điểm k Luật SHTT quy định một trong những trường hợp để nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt và bị từ chối bảo hộ nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ. Như vậy, về nguyên tắc, để được pháp luật bảo hộ, dấu hiệu hoặc các dấu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu phải không được trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của chủ thể khác. Đồng thời, pháp luật cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc phối hợp nhằm hướng dẫn việc đặt tên doanh nghiệp trong thủ tục đăng ký kinh doanh để bảo đảm không xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước.

Bên cạnh đó, Điều 78(3) Luật SHTT cũng quy định một trong những tiêu chí để xác định khả năng phân biệt của tên thương mại – điều kiện để tên thương mại được bảo hộ là tên thương mại không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

Bên cạnh quy định của pháp luật SHTT, pháp luật về doanh nghiệp cũng có những quy định cụ thể nhằm ngăn ngừa hiện tượng đặt tên cho doanh nghiệp xâm phạm đến quyền SHCN của chủ thể khác. Điều 18 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định doanh nghiệp không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP cũng khuyến khích doanh nghiệp trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, nên tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của Cục SHTT.

Các quy định trên được đưa ra với mục đích nhằm ngăn ngừa hiện tượng xung đột quyền xảy ra trên thực tế.

Tuy nhiên, vì rất nhiều lý do khác nhau nên trên thực tế vẫn xảy ra các trường hợp xung đột quyền trong việc bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại. Lý do đó có thể là khách quan. Vì như đã phân tích ở trên, tên doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp. Trong khi đó quyền SHCN đối với nhãn hiệu được xác lập bởi Cục SHTT theo quy định của pháp luật SHTT. Với một số lượng lớn doanh nghiệp được thành lập thì việc chủ doanh nghiệp đặt tên riêng cho doanh nghiệp trùng hoặc tương tự vói nhãn hiệu của chủ thể khác là điều khó tránh khỏi. Lý do đó cũng có thể xuất phát từ sự chủ ý của chủ doanh nghiệp hay chủ sở hữu nhãn hiệu, muốn lợi dụng uy tín của người khác và cố tình gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Bên cạnh các biện pháp mang tính ngăn chặn hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại, pháp luật Việt Nam còn quy định các biện pháp giải quyết xung đột quyền nếu chúng phát sinh trên thực tế.

6.1. Trường hợp nhãn hiệu bảo hộ có chứa yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với tên thương mại

Pháp luật SHTT ghi nhận nguyên tắc tôn trọng quyền được xác lập trước. Theo đó, quyền SHCN có thể bị hủy bỏ hiệu lực (đối với các quyền được xác lập theo văn bằng bảo hộ) hoặc bị cấm sử dụng (đối với các quyền không cần xác lập trên cơ sở văn bằng bảo hộ) nếu xung đột với quyền SHTT của tổ chức, cá nhân khác được xác lập trước. Liên quan đến nhãn hiệu và tên thương mại, nếu có xung đột quyền xảy ra trên thực tế thì quyền SHCN đối với đối tượng nào được xác lập sau có thể sẽ bị hủy bỏ hoặc bị cấm sử dụng.

Trong trường hợp nhãn hiệu bảo hộ có chứa yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với tên thương mại, bên bị xâm phạm quyền có thể yêu cầu Cục SHTT Việt Nam hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc/và khởi kiện ra tòa án yêu cầu bồi thường thiệt hại. Để có thể kết luận có hay không yếu tố xâm phạm quyền, cần căn cứ vào ít nhất hai yếu tố sau: (i) Việc sử dụng dấu hiệu bị xem xét có thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người sử dụng không? Để đưa ra được kết luận về vấn đề này, cần xem đối tượng được xem xét có được pháp luật bảo hộ không, bảo hộ trong phạm vi nào; (ii) đối tượng được xem xét có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại được bảo hộ của chủ thể khác không? Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

Một trong những ví dụ là, vụ tranh chấp giữa nhãn hiệu “Trung Sơn – xi măng pooc lăng hỗn hợp – Hòa Bình – Việt Nam, hình” của Công ty THHH Xuân Mai và tên thương mại của Nhà máy xi măng Trung Sơn thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh (Công ty Bình Minh). Ngày 16/5/2007, Cục SHTT đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 82099 cho nhãn hiệu “Trung Sơn – xi măng pooc lăng hỗn hợp – Hòa Bình – Việt Nam, hình” cho Công ty THHH Xuân Mai. Năm 2010, Công ty Bình Minh phát hiện trên các vỏ ngoài bao xi măng của Công ty Xuân Mai có sử dụng nhãn hiệu này và cho rằng nhãn hiệu này trùng với tên thương mại của Nhà máy xi măng Trung Sơn, do đó yêu cầu Cục SHTT Việt Nam hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ số 82099. Trên cơ sở lập luận: (i) tên dự án “Nhà máy xi măng Trung Sơn” là chỉ dẫn thương mại dưới dạng tên thương mại của Công ty Bình Minh được xây dựng tại xã Trung Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) đã được Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh Hòa Bình và các bộ chức năng liên quan chấp thuận, phê duyệt và cấp phép theo trình tự, thủ tục đầu tư từ năm 1995 và từ năm 2003, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định cho thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Trung Sơn; (ii) tên thương mại “Nhà máy xi măng Trung Sơn” đã được xác lập trước khi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu “Trung Sơn – xi măng pooc lăng hỗn hợp – Hòa Bình – Việt Nam, hình” được cấp ngày 04/7/2005, (iii) việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trên nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh, Cục SHTT Việt Nam đã ra Quyết định số 2470/QĐ-SHTT và Quyết định số 904/QĐ-SHTT hủy bỏ một phần hiệu lực Giấy đăng ký nhãn hiệu số 82099, loại bỏ phần chữ “Trung Sơn” trong nhãn hiệu trên.

6.2. Trường hợp tên thương mại được bảo hộ có chứa yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu

Trong trường hợp tên thương mại chứa đựng yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền yêu cầu tòa án cấm bên vi phạm sử dụng tên thương mại đó và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Chủ sở hữu nhãn hiệu cũng có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu của mình phải thay đổi tên gọi cho phù hợp. Trong các trường hợp trên, cần phải xác định được tên thương mại được bảo hộ có chứa đựng yêu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ không. Để có thể kết luận có hay không yếu tố xâm phạm quyền, cần căn cứ vào ít nhất là hai yếu tố sau: (i) Việc sử dụng dấu hiệu bị xem xét có thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người sử dụng không? Để đưa ra được kết luận về vấn đề này, cũng giống như trường hợp nhãn hiệu có chứa đựng yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại được nêu ở trên, cần xem đối tượng được xem xét có được pháp luật bảo hộ không, bảo hộ trong phạm vi nào; (ii) đối tượng được xem xét có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được bảo hộ của chủ thể khác không?

Nếu xác định có hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu được bảo hộ thì phụ thuộc vào yêu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu để áp dụng các biện pháp phù hợp. Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chỉ yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh buộc doanh nghiệp thay đổi tên gọi cho phù hợp. Chủ sở hữu nhãn hiệu cũng có thể khởi kiện ra tòa án yêu cầu tòa án cấm bên vi phạm sử dụng tên thương mại và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trên thực tế, trong những năm gần đây, các vụ tranh chấp quyền SHCN giữa tên thương mại và nhãn hiệu xảy ra khá nhiều tại Việt Nam và số vụ được khởi kiện tại TAND ngày càng tăng.

Ví dụ, vụ tranh chấp tên thương mại và nhãn hiệu giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần Phúc Sinh có địa chỉ tại cao ốc H3, số 384 đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, TP. HCM (sau đây gọi tắt là nguyên đơn) và bị đơn là Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu nông sản Phúc Sinh có địa chỉ tại lầu 1 tòa nhà số 15 đường Đống Đa, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM (sau đây gọi tắt là bị đơn). Trong đơn khởi kiện, nguyên đơn cho rằng tên thương mại của bị đơn có chứa thành phần tên riêng Phúc Sinh là xâm phạm quyền SHCN đối với tên thương mại đồng thời là nhãn hiệu của nguyên đơn (theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 73422 do Cục SHTT cấp ngày 6/07/2006 bảo hộ nhãn hiệu chữ Phúc Sinh và hình). Nguyên đơn yêu cầu Tòa án xem xét buộc bị đơn không được sử dụng tên thương mại có chứa thành phần tên riêng “Phúc Sinh” và “PHÚC SINH” trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong vụ án này, tên thương mại của nguyên đơn được sử dụng từ 13/9/2001 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102006491 của Sở Kế hoạch & Đấu tư TP.HCM. Nhãn hiệu có chứa chữ “PHUC SINH” cũng được bảo hộ từ năm 2006. Trong khi đó, đến năm 2008 bị đơn mới được Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong vụ án này, Hội đồng xét xử đã xem xét và khẳng định dấu hiệu PHÚC SINH đã được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu và tên thương mại đồng thời xem xét phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Hội đồng xét xử đã tiến hành đánh giá việc sử dụng dấu hiệu Phúc Sinh trong tên thương mại của bị đơn có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đồng thời là tên thương mại của nguyên đơn hay không? Cuối cùng, TAND TP HCM đã ra phán quyết chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn không được sử dụng tên thương mại có chứa thành phần tên riêng “Phúc Sinh” hay “PHÚC SINH”, “PHUCSINH”. Bị đơn có trách nhiệm tiến hành thủ tục đổi tên Công ty để không còn chứa thành phần tên riêng “Phúc Sinh” hay “PHÚC SINH”, “PHUCSINH” trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ví dụ khác, vụ tranh chấp giữa nguyên đơn là Công ty INTERBRAND GROUP có địa chỉ tại 239 Marylebone Road London NW1 5QT United Kingdorm England và bị đơn là Công ty cổ phần thương hiệu quốc tế (INTERBRAND JSC) có địa chỉ tại 4H1 đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM cũng được giải quyết tương tự. Trong đơn khởi kiện, nguyên đơn cho rằng bị đơn đang sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng Interbrand của nguyên đơn và yêu cầu Tòa án xét xử buộc: (i) bị đơn chấm dứt sử dụng dấu hiệu INTERBRAND như là nhãn hiệu hoặc thành phần chủ yếu của nhãn hiệu trong hoạt động kinh doanh và phương tiện kinh doanh, bao gồm cả phương tiện điện tử và mạng Internet; (ii) chấm dứt sử dụng tên thương mại (tên viết tắt) có chứa dấu hiệu “INTERBRAND” trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đổi tên viết tắt thành một tên khác không chứa dấu hiệu khác tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng INTERBRAND của Interbrand Group; (iii) chấm dứt sử dụng tên miền www.interbrand.com trong hoạt động cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư, xây dựng thương hiệu bao gồm cả tư vấn thương hiệu. Đồng thời, nguyên đơn đề nghị Tòa án buộc bị đơn thay đổi tên miền khác không chứa dấu hiệu INTERBRAND hoặc một dấu hiệu khác tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng của Interbrand Group. TAND TP.HCM đã tuyên chấp nhận các yêu cầu trên của nguyên đơn trên cơ sở nhận định nhãn hiệu INTERBRAND của Interbrand Group đã được bảo hộ tại Việt Nam với thời điểm trước thời điểm Công ty cổ phần thương hiệu quốc tế sử dụng nhãn hiệu này, nhãn hiệu của bị đơn chứa các yếu tố xâm phạm quyền của Interbrand Group.

7. Một số lưu ý để hạn chế xung đột quyền trong bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại

Không thể tránh khỏi hiện tượng “chồng lấn” và hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ các đối tượng SHTT, đặc biệt đối với nhãn hiệu và tên thương mại. Việc xây dựng uy tín cho một nhãn hiệu hay tên thương mại đòi hỏi rất nhiều nỗ lực của chủ thể quyền và khi có hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ thì hoặc là văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị hủy bỏ hoặc là tên thương mại bị cấm sử dụng. Điều này gây thiệt hại không ít cho các chủ thề quyền SHTT.

Để ngăn ngừa hiện tượng xung đột quyền trong bảo hộ tên thương mại và nhãn hiệu cũng như giải quyết hiệu quả hiện tượng này khi chúng phát sinh trên thực tế đòi hỏi phải có các giải pháp mang tính toàn diện và đồng bộ.

Trước hết, pháp luật SHTT cần quy định cụ thể hơn nữa về việc bảo hộ tên thương mại như xác định phạm vi bảo hộ (phần mô tả và phần tên riêng trong tên thương mại có trùng hoàn toàn với tên của doanh nghiệp trong đăng ký kinh doanh hay không?), thời điểm tên thương mại được bảo hộ (ví dụ doanh nghiệp chưa được thành lập nhưng tên của doanh nghiệp đã được thể hiện trong các giấy tờ giao dịch nhằm chuẩn bị cho việc thành lập doanh nghiệp như giải phòng mặt bằng, huy động vốn… thì thời điểm tên thương mại được bảo hộ là thời điểm nào?). Các tổ chức, cá nhân khi đặt tên riêng cho doanh nghiệp hoặc xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm của mình cần có kiến thức nhất định về SHTT và nên tiến hành tra cứu để bước đầu xác định được khả năng bảo hộ. Cũng cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về SHTT với cơ quan tiến hành đăng ký kinh doanh nhằm hạn chế việc cho phép đăng ký kinh doanh các tên doanh nghiệp trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Luật Minh Khuê - Sưu tầm & biên tập